특 허 심 판 원 제 10 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원8462
사 건 표 시 : 2009년 특허출원 제108561호 『비브리오균 혼합백신의 비브리오사멸 혈청항체가 동시 측정용 듀플렉스 비브리오사멸 분석법』의 거절결정불복
청 구 인 : 서울대학교산학협력단
              서울 관악구 관악로 1 (신림동)
              대리인 변리사 이덕록
원 결 정 : 2012. 8. 31. 거절결정
심 결 일 : 2014. 3. 19.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다. 2009년 특허출원 제108561호는 특허결정한다.

이 유

1. 기초사실
2009년 특허출원 제108561호(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가. 청구경위
① 특허출원일 : 2009. 11. 11.
② 의견제출통지 : 2011. 12. 26.
③ 명세서등 보정 : 2012. 2. 24.
④ 거절결정 : 2012. 8. 31.
⑤ 심판청구 : 2012. 9. 28.

나. 이 사건 출원발명의 특허청구범위(2012. 2. 24. 명세서등 보정서, 도면은 별지 참조) 【청구항 1】비브리오(Vibrio)균 혼합백신을 접종자에게 접종하고, 상기 백신 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계; 상기 혈청으로부터 보체를 불활성화시킨 후, 희석하는 단계; 상기 혼합백신의 각 대상 비브리오균 균주를 제조하는 단계; 상기 혈청과 각비브리오균 균주 및 보체를 혼합하여 혼합물을 제조하는 단계; 상기 혼합물을 배지에 접종하여 배양하는 단계; 및 상기에서 얻어진 배양물로부터 세균 성장 50%를 저해할 수 있는 혈청 희석도의 역수로 비브리오사멸 혈청항체가를 측정하는 단계로 이루어진, 혼합백신의 각 혈청형에 대한 비브리오사멸 혈청항체가를 동시에 측정할 수 있는 듀플렉스 비브리오사멸 분석법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2】비브리오(Vibrio)균 혼합백신을 접종자에게 접종하고, 상기 백신 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계; 상기 혈청으로부터 보체를 불활성화시킨 후, 희석하는 단계; 상기 혼합백신 각각의 대상 비브리오균 균주에 대한 항생제 내성 균주를 제조하는 단계; 상기 혈청과 각각의 항생제 내성 균주 및 보체를 혼합하여 혼합물을 제조하는 단계; 상기 항생제 내성 균주의 해당 항생제를 함유하는 배지를 제조하는 단계; 상기 혈청, 항생제 내성 균주 및 보체의 혼합물을 해당 항생제 함유 배지에 접종하여 배양하는 단계; 및 상기에서 얻어진 배양물로부터 세균 성장 50%를 저해할 수 있는 혈청 희석도의 역수로 비브리오사멸 혈청항체가를 측정하는 단계로 이루어진, 혼합백신의 각 혈청형에 대한 비브리오사멸 혈청항체가를 동시에 측정할 수 있는 듀플렉스 비브리오 사멸 분석법.
【청구항 3, 4】(이 사건 제1항 또는 제2항 발명의 종속항 발명으로서 그 기재를 생략한다)

다. 원결정 이유의 요지
이 사건 제1항 내지 제4항 발명의 혼합백신의 각 혈청형에 대한 비브리오사멸 혈청항체가를 측정할 수 있는 비브리오사멸 분석법은 ‘비브리오균 혼합백신을 접종자에게 접종하고, 상기 백신 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계’를 포함하고 있어, 인체를 대상으로 하는 의료행위에 해당하는 것이어서 산업상 이용가능성이 없다.
2. 청구인 주장의 요지
이 사건 제1항 내지 제4항 발명이 비록 혼합백신을 인체에 접종하고, 그 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계를 포함하더라도 혼합백신의 면역원성을 평가하기 위한 체외 분석방법에 관한 것이므로, 의료행위에 해당한다고 볼 수 없다.

3. 판단
가. 이 사건 출원발명이 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하는지 여부
(1) 판단기준
특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성, 진보성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있는바, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명(이하 ‘의료행위 관련 방법 발명’이라 한다)은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 참조), 사람을 치료하거나 건강상태를 증진시키는 방법의 효과는 반드시 영속적이어야 하는 것은 아니고, 일시적인 경우도 포함된다고 볼 것이다. 그와 같은 방법에 대하여 특허를 부여하지 아니하는 주된 이유는 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 대하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 치료를 위한 진단, 질병 예방행위, 건강을 증진시키거나 유지하는 행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문이다(2013. 3. 21. 선고 2012허9587 판결 참조).
그러나, 의료행위 관련 방법 발명 중에서 의료인의 직접적인 의료행위를 포함하고 있지 않고 특허제도에 편입함으로써 궁극적으로는 의료산업 발전에 기여할 수 있는 방법 발명의 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급한다(생명공학분야 심사실무가이드, 5차 개정, 2011년 12월, 제1장 3. 산업상 이용가능성 참조).
(2) 구체적 판단
이 사건으로 돌아와 살펴보면, 이 사건 출원발명은 혼합백신의 각 혈청형에 대한 비브리오사멸 혈청항체가를 동시에 측정할 수 있는 듀플렉스 비브리오사멸 분석법, 즉 혼합백신이 항체를 만드는 성질인 면역원성(immunogenicity)을 평가하는 방법에 관한 것이어서(식별번호 [8], [10], [12], 이 사건 제1항 및 제2항 발명 참조), 생명 및 건강을 유지하는 것을 목적으로 하는 사람에 대한 외과적 처리 방법인 수술 방법에 해당하지 아니하고, 질병의 증상을 치료, 완화, 제거 또는 경감시키는 것을 목적으로 하는 비수술적 의료행위인 치료 방법에도 해당하지 아니하며, 질병의 발견, 건강상태의 점검 등의 의료 목적으로 신체 각 기관의 구조․기능을 계측하는 등으로써 각종의 자료를 수집하여 그 자료를 근거로 질병의 유무나 건강 상태 등에 대하여 임상적 판단을 하는 의료행위인 진단 방법에 해당하지도 아니한다. 또한, 이 사건 출원발명의 효과 또한 그 듀블렉스 분석법에 의한 결과가 개별 비브리오사멸 분석법 각각을 수행하여 얻은 결과와 동등하면서도 개별 비브리오사멸 분석법에 비해 분석시간, 노동력 및 시약을 줄일 수 있고, 분석에 필요한 혈청의 양 또한 절약할 수 있는 것이어서(식별번호 [32] 참조), 직접적으로 생명 및 건강을 유지하거나 질병의 증상을 치료, 완화, 제거 또는 경감시키거나 질병의 발견, 건강상태의 점검할 수 있는 등 의료행위에 따른 효과와는 상이한 것이므로, 이 사건 출원발명은 의료행위 관련 방법 발명에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.
한편, 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 ‘비브리오균 혼합백신을 인체를 포함한 접종자에게 접종하고, 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계’가 포함되어 있고, 이 단계의 비브리오균 혼합백신을 인체에 접종하는 것은 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 예방하는 치료효과가 있는 의료행위에 해당하기는 하다. 그러나, 이와 같은 단계는 이 사건 출원발명에서 단순히 비브리오균 혼합백신의 면역원성을 시험할 시료를 얻는 과정에 불과할 뿐이고, 이 사건 출원발명의 출원 전에도 무수히 행해져 왔던 의료행위로서 혼합백신을 접종하거나 혈청을 얻는 방법 자체에는 아무런 기술적 특징이 없는 것인 바, 설령 이 사건 출원발명에 특허가 허여되어 배타적, 독점적 지위를 부여된다 하더라도 ‘비브리오균 혼합백신을 인체에 접종하고, 접종자로부터 혈청을 수득하는 행위’는 여전히 자유로이 실시할 수 있는 것일 뿐만 아니라, 비브리오균 혼합백신 접종에 의하여 인체가 질병에 걸릴 가능성을 방지 또는 예방하는 치료효과를 얻기 위하여 굳이 이 사건 출원발명을 실시할 필요도 없는 것이다.
따라서, 이 사건 출원발명이 특허청구범위에 일반적으로 행해지던 의료행위인 ‘비브리오균 혼합백신을 인체를 포함한 접종자에게 접종하고, 접종자로부터 혈청을 수득하는 단계’를 포함하고 있더라도 특허제도에 편입함으로써 궁극적으로는 의료산업 발전에 기여할 수 있도록 산업상 이용할 수 있는 발명으로 취급하는 것이 타당하다고 하겠다.

나. 소결
이상 살펴본 바와 같이 이 사건 출원발명은 산업상 이용가능성이 있는 발명이므로, 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 의하여 거절한 원결정은 잘못된 것이고, 이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 있다.

4. 결론
그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.