특 허 심 판 원 제 6 부 심 결

심 판 번 호 : 2013원4942
사 건 표 시 : 2010년 특허출원 제136996호 『수수 막걸리 및 그의 제조방법』의 거절결정불복
청 구 인 : 괴산군(충북 괴산군 괴산읍 서부리 125)
대리인 변리사 이덕록
원 결 정 : 2013.6.4.거절결정
심 결 일 : 2014.4.22.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다.특허출원 제10-2010-0136996호는 다시 심사하게 하기 위하여 심사국으로 환송한다.

이 유

1.기초사실
가.절차의 경위
① 발명의 명칭 :수수 막걸리 및 그의 제조방법
② 출원일/출원번호 :2010.12.28./제10-2010-136996호
③ 의견제출통지 :2012.10.9.
④ 거절결정(취소간주):2013.4.19.
⑤ 재심사 청구 및 명세서 등 보정서(재심사):2013.5.22.
⑥ 보정각하결정 및 거절결정 :2013.6.4.
⑦ 거절결정불복심판 청구 :2013.7.2.

나.이 사건 출원발명의 특허청구범위
(1)거절결정시의 특허청구범위(2010.12.28.명세서 등 보정서)
청구항 1.수수 막걸리 제조에 필요한 전체 원료미의 30%를 수세하고,증자하여 35∼40℃로 냉각시키고 종국을 접종하는 입국 단계상기 입국에 활성탄 처리한 정제수와 사카로마이세스 세레비시아에(Scccharomycescerevisiae)효모를 가하고 2일 동안 1단 담금하는 단계나머지 70%의 원료미를 증자하고,이를 수수 분말 및 정제수와 함께 1단 담금한 술덧에 가하여 2단 담금하는 단계및 발효 및 숙성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수수 막걸리 제조방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
청구항 2.상기 제 1항의 제조방법에 따라 제조된 수수 막걸리.

(2)보정각하결정된 특허청구범위(2013.5.22.명세서 등 보정서,밑줄친 부분이 보정사항에 해당한다)

청구항 1.수수 막걸리 제조에 필요한 전체 원료미의 30중량%를 수세하고, 증자하여 35∼40℃로 냉각시킨 증자미에 아스퍼길러스 가와치(Aspergilluskawacchii)종국을 접종하고 25~30℃에서 입국하는 단계

상기에서 제조한 입국에 활성탄 처리한 정제수와 사카로마이세스 세레비시아에(Scccharomycescerevisiae)건조 효모를 가하고 25∼30℃에서 2일 동안 1단 담금하는 단계 나머지 70중량%의 원료미를 증자하고, 수수 분말 및 정제수와 함께 상기 1단 담금한 술덧에 가하여 2단 담금하는 단계
상기 2단 담금 후 발효 개시 2일째부터 품온 25℃에서 5일간 발효하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수수 막걸리 제조방법(이하 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
청구항 2.제1항에 있어서,상기 2단 담금 단계의 원료미와 수수 분말은 중량비 10:2인 것이 특징인 수수 막걸리 제조방법.
청구항 3.상기 제1항의 제조방법에 따라 제조된 항산화 활성과 저장성이 향상된 것이 특징인 수수 막걸리.

다.비교대상발명
비교대상발명은 2009.7.7.공개된 국내 공개특허공보 제10-2009-74312호에 게재된 ‘탁주의 제조방법’에 관한 것인데,종래 탁주의 제조방법으로 제조된 탁주를 열처리하여 당화효소를 실활시키고 일정한 당 농도를 유지하게 한 후 효모를 첨가하여,발효 정도를 일정하게 유도함으로써 유통되는 과정에서도 균일한 품질이 유지될 수 있고, 과 발효되지 않게 하는 것을 특징으로 하는 탁주의 제조방법이 주요내용으로 기재되어 있고(식별번호 <0001>),구체적인 제조방법은 입국 또는 누룩을 사용하여 전분질 원료를 발효시켜 주모(酒母)를 제조하는 단계,제조된 주모에 물 및 누룩을 첨가하여 담금하는 단계,담금이 완료된 원료에 전분질 원료 및 물을 첨가하여 추가적으로 담금하는 단계,
담금된 원료를 균질화하고 열처리하여 당화효소를 실활시키는 단계,이에 물,당류 및 효모를 첨가하여 추가 발효시키는 단계를 포함하는 제조방법이 기재되어 있으며(청구항2),비교대상발명에서 사용되는 전분질 원료는 쌀,쇄미,왕쇄미,절미,찹쌀,흑미,보리쌀,…(중략)…,수수,…(중략)…알파미 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된다고 기재되어 있다(청구항 6,식별번호 <0022>).

라.원결정 및 보정각하결정 이유의 요지
(1)원결정 이유의 요지
이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 입국제조,1단 담금,2단 담금,발효 및 숙성 공정을 포함하는 막걸리 제조방법으로서 수수를 첨가한다는 점에서 동일하지만,이 사건 제1항 발명은 수수를 분말형태로 2단 담금 단계에서 첨가한다는 점에서 비교대상발명과 차이가 있으나, 비교대상발명에는 수수를 전분질 원료의 조합으로 사용할 수 있다고 기재되어 있으므로, 이러한 기재로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 쉽게 그러한 구성을 채택할 수 있다. 또한, 이 사건 제1항 발명이 예측하지 못하는 현저한 효과가 있는 것도 아니므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이고, 이 사건 제2항 발명도 비교대상발명에 의해서 그 진보성이 부정된다.

(2)보정각하결정 이유의 요지
이 사건 제2항 보정발명은 보정 전 특허청구범위에 전혀 기재되어 있지 아니하던 내용이므로, 이러한 보정은 특허청구범위를 감축하는 경우,잘못된 기재를 정정하는 경우 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 중 어디에도 해당되지 아니하므로, 2013.5.22.자 명세서 등 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다)은 보정의 요건을 충족하지 아니한 것이다.

2.청구인 주장
비교대상발명은 주모 제조시 수수전분을 100% 사용하는 것인데 비해, 이 사건 출원발명은 2단 담금시 증자하지 않은 생수수분말을 사용한다는 점, 사용하는 미생물에 있어서도 비교대상발명은 1단 담금 단계에서 누룩과 효모로 처리하고 2단 담금 단계에서는 누룩을 사용하는데 비해, 이 사건 출원발명은 1단 담금 단계에서 아스퍼길러스 가와치 단일 균주를 사용하고, 2단 담금 단계에서는 입국과 사카로마이세스 세레비지아에 효모를 사용한다는 점에서 양 발명은 구성이 현저하게 다르고, 효과에 있어서도 이 사건 출원발명은 수수분말을 첨가함으로써 기호도 증가, 막걸리 저장성 증대, 항균활성증가, 숙취, 입냄새 및 트림발생 억제효과가 있는데, 이러한 효과는 비교대상발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 효과이다.

3.판단
가.보정각하결정이 적법한 것인지 여부
(1)판단기준
특허법 제47조 제2항은 같은 법 제67조의2에 따른 재심사 청구시 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제47조 제3항에는 재심사 청구에 의한 보정시 특허청구범위의 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우,신규사항 추가 보정에 대해 보정 전 특허청구범위로 되돌아가는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제51조 제1항은 위 규정들에 위배되는 보정이나 그 보정(같은 법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있다.

(2)구체적 판단
이 사건 보정각하결정의 대상인 이 사건 보정은 재심사 청구시 이루어진 것으로, 보정 전 이 사건 제1항 발명에 기재된 종국을 접종하는 입국단계에 있어서 종국을 아스퍼길러스 가와치 종국으로 한정하고, 입국단계의 종국 접종 온도를 25~30℃로 한정하며, 1단 담금 단계에서 효모를 건조 효모로 한정하며 1단 담근 담계의 온도를 25~30℃로 한정하고 2단 담금 후 발효과정의 시간과 온도를 한정하는 보정을 하였고(이하 ‘보정사항 1’이라 한다), 보정 전 이 사건 제2항 발명인 ‘상기 제1항의 제조방법에 따라 제조된 수수 막걸리’를 ‘제1항에 있어서, 상기 2단 담금 단계의 원료미와 수수 분말은 중량비 10:2인 것이 특징인 수수 막걸리 제조방법’으로 보정하였으며(이하 ‘보정사항 2’라 한다),‘상기 제1항의 제조방법에 따라 제조된 항산화 활성과 저장성이 향상된 것이 특징인 수수 막걸리’를 청구하는 이 사건 제3항 보정발명을 신설한 것이다(이하 ‘보정사항3’이라 한다).
먼저 보정사항 2를 살펴보면, 이 사건 제2항 보정발명은 수수 막걸리를 청구하는 물의 발명을 수수 막걸리 제조방법의 발명으로 보정한 것으로 이는 청구항을 한정,삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우에 해당하지 않고,이러한 보정사항이 잘못된 기재를 정정하거나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것도 아니고, 신규사항 추가 보정에 대해 보정 전 특허청구범위로 되돌아가는 경우에 해당하는 것도 아닌바, 특허법 제47조 제3항 각호에서 규정한 보정요건에 해당하지 않는 것이다.
이와 같이,이 사건 보정은 특허법 제47조 제3항의 규정에 위배되는 보정사항 2를 포함하고 있고, 여러 개의 보정사항을 포함하고 있는 보정서에서 하나의 보정사항이라도 부적법한 경우에는 그 보정서 전체가 각하되어야 할 것이므로,특허법 제51조 제1항에 의해 이 사건 보정을 각하한 것은 적법하다.

나.이 사건 제1항 발명의 진보성 여부
위의 ‘가.’에서 살핀 바와 같이 보정각하결정이 타당한 것이므로, 보정 전 이 사건 출원발명(2010.12.28.명세서 등 보정서)으로 돌아가 비교대상발명에 의해 그 진보성이 부정된다는 원결정이 적법한 것인지를 살핀다.

(1)기술분야 및 목적 대비
이 사건 제1항 발명은 수수 막걸리에 관한 것으로,저장 안정성을 개선시키고 항산화 기능성도 가지며 소비자가 선호하는 색과 관능성을 가지고, 입냄새, 숙취 및 트림발생이 감소된 수수 막걸리를 제공하고자 하는 것이다(식별번호 <0013>).이에 비하여 비교대상발명은 탁주(막걸리와 같은 의미이므로, 아래에서는 막걸리로 통일하여 부른다)에 관한 것으로, 제조된 이후 일정기간 동안만 발효되도록 하여 유통과정에서 균일한 품질을 유지할 수 있고,과 발효되지 않는 막걸리를 제공하고자 하는 것이다(식별번호 <0009>).
양 발명은 모두 막걸리에 관한 것으로 기술분야가 동일하고, 유통과정에서 저장 안정성을 개선하고자 한다는 점에서 일부 목적이 공통되나, 이 사건 제1항 발명은 항산화기능이 있고 입냄새,숙취 및 트림 발생이 감소되는 막걸리를 제공하고자 한다는 목적을 추가로 가지고 있는데 비해, 비교대상발명은 이에 대한 아무런 기재나 암시가 없으므로,이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비해 목적의 특이성이 인정된다.

(2)구성 대비
이 사건 제1항 발명을 ‘수수 막걸리 제조에 필요한 전체 원료미의 30%를 수세하고, 증자하여 35∼40℃로 냉각시키고 종국을 접종하는 입국 단계’(이하 ‘구성 1’이라 한다), ‘상기 입국에 활성탄 처리한 정제수와 사카로마이세스 세레비시아에(Scccharomycescerevisiae)효모를 가하고 2일 동안 1단 담금하는 단계’(이하 ‘구성 2’라 한다),‘나머지 70%의 원료미를 증자하고,이를 수수 분말 및 정제수와 함께 1단 담금한 술덧에 가하여 2단 담금하는 단계 및 발효 및 숙성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수수 막걸리 제조방법’(이하 ‘구성 3’이라 한다)으로 나누어서, 이를 비교대상발명과 대비한다.
㈎구성 1은 ‘수수 막걸리 제조에 필요한 전체 원료미의 30%를 수세하고, 증자하여 35∼40℃로 냉각시키고 종국을 접종하는 입국 단계’인데, 비교대상발명에는 쌀에 종국을 투여한 후 배양하여 입국미를 제조하고 여기에 효모, 젖산, 물을 첨가하여 주모를 제조하는 단계가 기재되어 있다(실시예 1).이를 대비해보면, 양 대응구성은 원료미에 종국을 접종하여 입국하는 단계라는 점에서 동일하지만, 구성 1은 증자한 원료미를 35~40℃로 냉각시켜 종국을 접종하는 것인데 비해, 비교대상발명의 대응구성은 증자하지 아니한 쌀을 사용한다는 점에서 차이가 있다. 그러나 비교대상발명에 증자 또는 무 증자된 전분질 원료를 모두 사용할 수 있다는 취지로 기재되어 있어서(청구항 1.식별번호 <0012>),통상의 기술자라면 비교대상발명의 쌀을 증자하여 적당한 온도로 냉각하는 구성을 추가하는데 별다른 어려움이 없다고 할 것이다.따라서 구성 1은 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이다. ㈏구성 2는 ‘상기 입국에 활성탄 처리한 정제수와 사카로마이세스 세레비시아에효모를 가하고 2일 동안 1단 담금하는 단계’인데, 비교대상발명에는 제조된 주모에 입국미, 물, 개량누룩을 첨가하여 24시간동안 1차 발효시키는 1단 담금을 실시한다고 기재되어 있다(실시예 1).
이를 대비해 보면, 양 대응구성은 입국에 물과 발효를 위한 미생물을 가하여 일정한 기간 동안 발효를 하는 1단 담금단계라는 점에서 동일하나, 구성 2는 사카로마이세스 세레비시아에 효모를 발효를 위한 미생물로 사용하는 것인데 비해,비교대상발명은 누룩을 첨가하여 1단 담금한다는 점에서 차이가 있고, 발효시간도 구성 2는 2일인데 비해, 비교대상발명은 24시간이라는 점에서 차이가 있다. 그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 1단 담금하는 단계에서 사카로마이세스 세레비시아에 효모를 사용하는 기술적 의의에 대한 아무런 기재가 없고, 사카로마이세스 세레비시아에 효모는 발효주를 제조하는데 널리 사용되는 효모 균주에 해당하므로, 통상의 기술자라면 이를 선택하는데 별다른 어려움이 없다고 할 것이고,발효시간도 통상적이고 반복적인 실험을 통해서 적절히 선택할 수 있는 것이다. 따라서 구성 2는 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것이다.
㈐구성 3은 ‘나머지 70%의 원료미를 증자하고,이를 수수 분말 및 정제수와 함께 1단 담금한 술덧에 가하여 2단 담금하는 단계 및 발효 및 숙성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 수수 막걸리 제조방법’인데, 비교대상발명에는 1단 담금이 완료된 원료에 증자시킨 고두밥, 물, 개량누룩을 투여하여 2단 담금을 실시한 뒤,6일 동안 발효 숙성시켜 균질화하고 이를 다시 70℃에서 20초간 고온 살균하여 당화효소를 실화시킨 후 실온으로 냉각하고 냉각된 막걸리에 정제수와 함수포도당, 효모를 첨가한 후 생막걸리를 제조하는 단계가 기재되어 있다(실시예 1).
이를 대비해 보면,양 대응구성은 모두 증자된 원료미를 정제수와 함께 1단 담금한 재료에 가하여 발효 및 숙성을 하는 단계라는 점에서 동일하나,구성 3은 증자된 원료미뿐만 아니라 수수 분말을 발효 미생물 없이 1단 담금한 술덧에 가하는 것인데 비해,
비교대상발명은 증자시킨 고두밥과 개량누룩을 함께 가하고 발효 숙성 후에 다시 고온살균하고 당과 효모를 추가한다는 점에서 차이가 있다.
이러한 차이점과 관련하여 원결정은 다른 구성의 차이점에 대한 아무런 판단 없이 비교대상발명에는 수수를 전분질원료의 조합으로 사용할 수 있다고 기재되어 있다는 점을 들어,수수 분말을 추가하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있다고 하였다. 그러나 특허발명의 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가함에 있어서 과제의 해결원리를 배제한 채 특허청구범위에 기재된 복수의 구성을 하나하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소를 도출하는데 기술적인 어려움이 있는지만을 따져서는 아니되고,특유의 과제의 해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 할 것(대법원 2007.9.6.선고 2005후3277판결 참조)이므로, 이러한 법리에 비추어 살핀다.
살피건대,(i)이 사건 제1항 발명은 종래 막걸리의 저장기간이 짧고, 기능성이나 관능성이 떨어지는 등의 문제점을 해결하기 위해 항균 및 항산화 작용이 있고, 색깔이 붉은 수수를 첨가한 수수 막걸리를 과제 해결수단으로 채택한 것인데 비해, 비교대상발명은 종래 막걸리의 저장안정성을 높이고 과 발효를 억제하기 위하여 종래의 제조방법으로 제조된 막걸리를 열처리하여 당화효소를 실활시킨 후 일정한 당 농도를 유지하게 한 후 효모를 첨가해, 발효 정도를 일정하게 유도하는 것을 과제 해결수단으로 하는 것이어서 양 발명은 그 과제 및 해결원리에 차이가 있는 것이고,(ii)아래에서 보는 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에서 예측할 수 없는 항산화 활성이 있고, 숙취, 입냄새 및 트림 발생을 억제하는 효과가 있으며,(iii)비교대상발명은 단지 막걸리의 재료가 되는 전분질의 원료의 하나로서 수수를 30가지의 다른 전분질 원료와 함께 나열하고 있을 뿐, 저장기간을 늘이고 항산화 및 항균성 등을 부여하기 위해 수수 분말을 추가하는 것에 대해 시사 또는 암시되어 있지 아니하다. (i)내지 (iii)에 비추어 볼 때, 비교대상발명으로부터 구성 3에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이하다고 할 수는 없다.

(3)효과 대비
이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명의 효과로서 pH가 낮고 미생물 발생이 억제되어 막걸리 저장성이 좋고, 효모 수가 현저히 증가하며 항산화 활성이 있어서 건강에 유익하고, 숙취, 입냄새 및 트림의 발생을 억제한다고 기재되어 있다(표 1내지 표 5).그러나 비교대상발명은 막걸리를 열처리하여 당화효소를 실활시킨 후 일정한 당 농도를 유지하게 한 후 효모를 첨가해, 발효 정도를 일정하게 유지하도록 하여 저장기간에 막걸리가 안정되게 품질을 유지시킬 수 있는 효과가 기재되어 있을 뿐이므로, 비교대상발명으로부터 추가의 열처리 없이 수수 분말을 첨가함으로써 발생하는 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 효과를 용이하게 예측할 수 있다고 할 수 없다.

(4)대비결과
그렇다면, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비해 목적의 특이성이 있고, 구성3에 대한 곤란성이 있으며, 효과의 현저성도 인정되므로, 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없다.

다.이 사건 제2항 발명의 진보성 여부
이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 제조방법으로 한정된 수수 막걸리에 관한 발명이다. 그런데 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상, 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다(대법원 2006.6.29.선고 2004후3416판결 참조).
따라서 이 사건 제2항 발명이 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있는지 여부를 살펴보면, 이 사건 제1항 발명에 의한 제조방법으로 특정된 수수 막걸리는 다른 방법으로 제조된 수수 막걸리와 비교할 때,수수 막걸리에 함유된 산도, 성분, 탄산가스 함량, 유산균 등에 차이가 있고, 이러한 차이를 제조방법이 아닌 다른 구성요소로서 직접적으로 특정하는 것이 곤란한 것으로 보인다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있다고 인정되는바, 이 사건 제1항 발명의 구성을 모두 포함하여 비교대상발명과 대비하면, 앞서 ‘나.’에서 살핀 바와 같은 이유로 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명에 의해서 그 진보성이 부정되지 아니한다.

라.소결
이상 살펴본 바와 같이,2013.5.22.명세서 등 보정서에 대한 2013.6.4.보정각하결정은 적법한 것이나, 이 사건 제1항 및 제2항 발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되지 않는 것으로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 거절한 원결정은 위법한 것이므로, 이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 있다.

4.결론
그러므로 원결정을 취소하고 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국으로 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.