특 허 심 판 원 제 17 부 심 결

심 판 번 호 : 2004 원 1204
사건의 표시 : 2001년 특허출원 제24482호『표면 막처리된 락토바실러스 퍼멘텀 YL-3 캡슐』의 거절결정불복
청 구 인 : 김 정 호
              충북 청주시 흥덕구 수곡2동 세원홍실아파트 101동 1304호
              김 광 엽
              충북 청주시 흥덕구 개신동 삼익1차아파트 105동 502호
              이 태 근
              충북 괴산군 불정면 앵천리 528번지
대 리 인 : 이덕록
              서울 강남구 역삼동 669-17 예일패트빌딩(예일국제특허법률사무소)
원 결 정 2004. 2. 19.자 본원 거절결정

주 문

원 결정을 취소한다. 2001년 특허출원 제24482호는 특허청 심사국으로 환송한다.

청 구 의 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 이 건 출원의 절차경위 및 발명의 요지
2001년 특허출원 제24482호 발명(이하 “본원발명”이라 한다)은 2001. 5. 4. 출원되고 2004. 2. 19. 거절결정되었으며, 발명의 요지는 2004. 3. 22.자 보정명세서의 특허청구의 범위에 기재된 바와 같이, 『 제1항. 4% sodium 알긴산을 이용하여 표면 막처리된 락토바실러스 퍼멘텀 (Lactobacillus fermentum) YL-3 캡슐(제2항 내지 제3항은 종속항으로 기재 생략)』임을 알 수 있다.

2. 원 결정 이유의 요지
원 결정은, 본원발명의 명세서중 발명의 상세한 설명에 출발 미생물인 바실러스 퍼멘텀 YL-3이 미생물기탁기관에 기탁되어 있지 않고, 입수처가 기재되어 있지 아니한바, 본원발명은 당업자가 용이하게 발명을 실시할 수 있을 정도로 기재된 것으로 인정되지 아니하므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다는 이유로 거절결정하였다.

3. 청구인의 주장
청구인은 원 결정을 취소하고 본원발명은 이를 특허할 것으로 한다는 취지의 심결을 구하고 그 이유로서, 본원발명의 출발 미생물인 락토바실러스 퍼멘텀 YL-3는 본 발명자들이 기존에 28-32주령의 국내 건강한 산란계의 맹장으로부터 분리하여 본원발명 출원 전인 2000. 4. 29일자로 특허출원(제2000-23186호, "신규한 젖산균YL-3 균주의 분리")한 신규한 균주로서, 균주의 분리과정을 '실시예 1'에 상세히 기재하는 보정을 하여 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 하였다고 주장하였다.

4. 판 단
가. 본원발명의 요지
본원발명은 내산성 및 저장성이 향상된 락토바실러스 퍼멘텀(Lactobacillus fermentum) YL-3 균주를 알긴산과 키토산을 이용하여 미생물 캡슐로 제조함을 목적으로 하며, 그 구성은 4% sodium 알긴산을 이용하여 표면 막처리된 락토바실러스 퍼멘텀(Lactobacillus fermentum) YL-3 캡슐로서, 알긴산의 생리적 효과, Probioitics의 보충효과, 키토산을 이용하여 코팅처리한 경우 위액의 낮은 pH에 대한 세포의 저항성이 증가하고 키토산에 의한 유해 미생물의 항균효과, zeolite 첨가에 의한 가축의 설사 방지 및 캡슐의 밀도, 질량의 증가효과를 기재하고 있다.
나. 본원발명이 명세서 기재요건을 구비하였는지 여부
미생물관련 발명에서는 미생물을 제조하는 방법이 명세서에 명확하게 기재되어있어야 하는 것이고, 따라서 출발물질은 용이하게 입수할 수 있거나 특허법 시행령 제2조의 규정에서 정하는 기탁기관에 기탁되어 있음이 최초출원 명세서에 기재되어있어야 하고, 또한 출발물질의 입수수단의 기재와 함께 발명의 상세한 설명 및 도면에는 발명을 용이하게 실시할 수 있는 수단이 구체적으로 기재되어 있어야 반복재현성이 뒷받침된다고 할 것이다.본원발명에 있어서 출발물질인 락토바실러스 퍼멘텀 YL-3 균주는 건외 특허출원(본원 출원 전인 2000. 4. 29일자 제2000-23186호 출원 "신규한 젖산균 YL-3 균주의 분리", 소명 제1호증)하여 등록받은 신규한 균주(기탁번호: KCTC 18007P)로서 기탁되어 있는 사실을 상기 제2000-23186호의 특허출원서에 첨부된 미생물 보관 수탁 신청서(생명공학연구소장 발행)로부터 알 수 있으며, 또한 본원발명이 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명세서가 기재되어 있는지 여부에 관하여 살펴 보면, 명세서에 (1) 1차적으로 내산성을 가진 균주를 분리하기 위하여, 원액의 농염산으로 pH3.5로 조정한 혐기 희석액 100㎖에 28~32 주령의 국내 건강한 닭으로부터 절단한 맹장을 넣고 교반기에서 2시간 동안 진탕한다. 여기서 생존한 균주를 분리하기 위하여 선택배지(LBSTM), 비선택배지(MRS, BL, BHI)을 사용한다. pH 3.5에서 2시간 동안 진탕시킨 맹장을 멸균한 혐기 희석액 A를 사용하여 10배 단계 희석 후 도말한다. 37℃, 24~48 시간 동안 호기 배양과 Anaerobic jar(anerobic system, Difco)을 사용한 혐기 배양을 실시한 후 단일 집락을 분리하여 BL 배지에 계대 배양한다. (2) 0.3% oxgall powder(Sigma)을 첨가한 MRS 배지, BL 배지, BHI 배지에 도말하여 호기, 혐기배양을 실시하여 생존여부를 확인한 후 생존한 균주만을 분리한다. (3) 균주를 최종적으로 선발한 후, 상기 분리 균주를 미생물 신속동정기(MIDI SherlocK MIS system, HP 6890 Series GC System, USA)를 사용하여 동정한다. 최종 선발된 균주들 중에 GRAS(Generally Recommend As Safe) 미생물이면서 생균제로서 널리 이용되고 있는 락토바실러스 속을 중심으로 빠른 성장을 보이는 균주를 중심으로 실험한다. 상기 실험 결과 본 발명 균주 락토바실러스 퍼멘텀 YL-3를 최종선발할 수 있다. (식별번호 <20>)라는 기재내용으로부터 본원발명의 균주를 제조하는 방법을 알 수 있는바, 결국 본원발명의 발명의 상세한 설명에 미생물을 만드는 출발물질 그 실시수단인 스크리닝 내지 배양방법이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하더라도, 본원발명은 출발물질인 신균주가 기탁되어 있고 본원발명의 명세서에 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 이러한 균주를 제조하는 방법이 기재되어 있는 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 의한 요건을 충족치 못한 것으로 인정되지 아니한다.

다. 소결
위에서 살핀바와 같이, 본원발명의 명세서 기재는 출발물질인 신균주가 기탁되어있으며 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 균주의 제조방법이 기재된 것이라 할 수 있고 따라서 본원발명은 명세서 기재요건을 충족시키는 것이라 할 것이므로, 본원발명을 특허법 제42조 제3항에 의해 특허 받을 수 없다고 거절한 원결정은 심사미진의 흠결이 있다 할 것이어서 취소를 면할 수 없다 하겠다.

5. 결 론
그러므로 본원발명이 특허법 제42조 제3항의 규정에 해당되어 특허를 받을 수 없다고 거절결정한 원 결정을 취소하고 본원발명을 다시 심사하기 위하여 특허청 심사국으로 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.