특 허 심 판 원 제 7 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원2310
사 건 표 시 : 2011년 특허출원 제41181호 『탈모방지 및 모발생장 촉진용 생약재 추출물의 정제방법 및 이를 이용한 화장료 조성물』의 거절결정불복
청 구 인 : 주식회사 사임당화장품
대리인 변리사 이덕록
원 결 정 : 2012.1.4.거절결정
심 결 일 : 2012.4.23.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원 결정을 취소한다.특허출원 제10-2011-41181호는 특허결정한다.

이 유

1.기초사실
2011년 특허출원 제41181호(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가.절차의 경위
① 특허출원 :2011.4.29.
② 의견제출통지 :2011.7.31.
③ 명세서 등 보정 :2011.9.27.
④ 거절결정 :2011.11.16.
⑤ 명세서 등 보정(재심사):2011.12.16.
⑥ 거절결정 :2012.1.4.
⑦ 거절결정불복심판 청구 :2012.3.2.

나.특허청구범위(2011.12.16.명세서 등 보정서)
청구항 1.당귀,보골지,측백엽,한련초,구기자,복분자,상백피,숙지황,여정실,적하수오,흑지마,고삼,백지,익모초,단삼,도인,몰약,감국,유향,인삼,천궁,합환피,및 현호색의 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계와상기 추출액에 가수분해효소를 가하고 진탕 배양하여 배양물을 수득하는 단계와 상기 배양물에 에틸아세테이트를 가하여 분획하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 탈모방지 및 모발생장 촉진용 생약재를 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방법으로 부르기로 한다.). 청구항 2및 4내지 7.(종속항으로서 이 사건 심판의 쟁점과 관련이 없으므로 그기재를 생략한다.)
청구항 3.(삭제)

다.인용발명들의 기재내용
(1)인용발명 1:국내 등록특허공보 제10-822835호(2008.4.16.공고)
인용발명 1은 두피 및 모발용 화장료 조성물에 관한 발명으로 당귀,보골지,측백엽,한련초,구기자,복분자,상백피,숙지황,여정실,적하수오,흑지마,고삼,백지,익모초,단삼,도인,몰약,감국,유향,인삼,천궁,합환피 및 현호색의 생약재 혼합물을 물, 에탄올,메탄올,이소프로판올 등의 저급 알코올,에틸아세테이트,아세톤 등의 용매로 추출한 추출물을 함유하는 것을 특징으로 한다(식별번호 [0035]).또한,인용발명 1의 추출용매로는 물,에탄올 또는 이들의 혼합용매가 바람직하다고 기재되어 있으며(식별번호 [0036]),인용발명 1의 조성물은 발모 및 탈모방지  효과, 양모효과, 항균효과, 가려움 방지효과, 두피 및 모발의 보습효과 등이 우수하다고 기재되어 있다(식별번호 [0040]).

(2)인용발명 2:국내 등록특허공보 제10-844516호(2008.7.8.공고)
인용발명 2는 황기 추출물을 유효성분으로 포함하는 항산화, 피부미백 또는 주름개선용 화장료 조성물에 관한 발명으로 특정 제조방법을 통하여 항산화,피부미백 또는 주름개선에 유용한 칼리코신,포르모노네틴 등의 이소플라본 화합물 함량이 획기적으로 증가된 것을 특징으로 한다(초록).특정 제조방법이란 (S1)황기를 탄소수 1내지 4의 알코올 또는 알코올수용액을 이용하여 추출하는 단계(S2)상기 (S1)단계의 추출물에 탄수화물가수분해효소, 펙틴가수분해효소 및 셀룰로오스가수분해효소로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나 이상을 가하고 진탕 배양하는 단계및 (S3)상기 (S2)단계의 배양물에 분획용 유기용매를 가하여 분획하는 단계를 포함하는 단계로 이루어진다(식별번호 [0015]및 [0016]).또한 효소처리를 한 추출물(실시예 2내지 9)이 효소처리를 하지 않은 추출물(실시예 1)에 비해서 항산화 활성,티로시네이즈 저해율,엘라스테이즈 활성 저해효과, 콜라겐 합성효과, 콜라게네이즈 발현 저해효과가 더 우수한 것으로 기재되어 있다(표 5내지 9).

라.원결정 및 원결정 유지 이유의 요지
이 사건 출원발명과 인용발명 1은 동일한 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계를 포함하는 방법으로 제조된 생약재 추출물을 함유하는 조성물이라는 점에서 동일하고, 다만,이 사건 출원발명은 추출액에 가수분해효소를 가하여 진탕 배양하고, 배양물을 에틸아세테이트로 분획하는 단계를 추가로 포함하고 있다는 점에서 인용발명 1과 차이가 있다. 그러나 이 사건 출원발명과 동일한 기술분야인 인용발명 2에 유효성분의 화합물 함량을 획기적으로 증가시키거나 화장학적 효능을 증대시키기 위해 황기 추출물을 이 사건 출원발명과 동일한 방법으로 처리하는 방법이 기재되어 있는바, 이 사건 출원발명은 인용발명 1 및 2의 단순한 결합으로부터 용이하게 도출되는 것이고 이로 인해서 새로운 상승효과가 있다고 인정되지도 아니하므로, 이 사건 출원발명의 전체 청구항은 인용발명 1및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.

2.청구인의 주장
이 사건 출원발명은 인용발명 1과 원료가 동일한 점 외에는 효소분해법, 용매분획법을 추가로 도입한 점에서 큰 차이가 있고, 인용발명 1에 기재된 모발개선효과와 이 사건 출원발명의 모발(흑모)생성효과는 전혀 다른 효과이다.또한,인용발명 2는 이 사건 출원발명에서 원료로서 결코 사용되지도 않은 황기에 대한 것이고, 그 목적과 용도도 피부미백 및 주름개선이므로 이 사건 출원발명과는 차이가 있는 발명이다. 따라서 인용발명 1및 2로부터 이 사건 출원발명을 용이하게 발명할 수 있다고 볼 수 없다.
 
3.판단
가.이 사건 제1항 출원발명의 진보성 여부
(1)기술분야 및 목적의 대비
이 사건 제1항 발명은 생약재 추출물의 발효 및 용매 분획물을 유효성분으로 하고 부작용이 없으며, 모발의 성장에 중요한 역할을 하는 모유도세포,각질형성세포, NIH3T3세포의 성장 증식을 촉진하고, 5-알파-리덕타아제 활성을 억제할 뿐만 아니라, 흑모생성을 촉진할 수 있는 신규한 탈모방지 및 모발생장 촉진용 화장료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다(식별번호 [0008]).이에 대하여 인용발명 1은 두피 및 모발 손상을 초래하지 않으면서 우수한 발모 및 탈모방지 효과, 육모 및 양모 효과, 비듬균에 대한 항균 효과, 가려움 방지효과, 보습효과, 모발의 유연성 향상효과 및 갈라짐 방지효과를 갖는 생약재 추출물과 이를 함유하는 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하고 있고(식별번호 [0006]), 인용발명 2는 항산화, 피부미백 또는 주름개선 효과가 개선된 황기추출물을 함유하는 화장료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다(식별번호 [0009]).
살피건대,이 사건 제1항 발명과 인용발명 1및 2는 모두 생약재 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물이라는 점에서 기술분야가 동일하거나 인접해 있다. 목적에 있어서 이 사건 제1항 발명은 탈모방지 및 모발생장 촉진용 조성물을 제공한다는 점에서 우수한 발모 및 탈모방지 효과,육모 및 양모 효과를 갖는 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하는 인용발명 1과 목적이 일부 공통된다. 그러나 이 사건 제1항 발명은 흑모생성을 촉진할 수 있는 조성물을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 삼는 것인데 비하여(식별번호 [0011]),인용발명 1에서는 이러한 목적을 찾아볼 수 없고, 인용발명 2는 항산화, 피부미백 또는 주름개선 효과가 개선된 화장료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 하고 있어서, 이 사건 제1항 발명과는 해결하고자 하는 기술적 과제가 전혀 상이하다. 따라서 이 사건 제1항 특허발명은 인용발명 1및 2에 비하여 목적의 특이성이 인정된다고 할 것이다.
(2)구성 및 효과의 대비
이 사건 제1항 발명은 ‘당귀,보골지,측백엽,한련초,구기자,복분자,상백피,숙지황,여정실,적하수오,흑지마,고삼,백지,익모초,단삼,도인,몰약,감국,유향,인삼, 천궁,합환피,및 현호색의 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계와상기 추출액에 가수분해효소를 가하고 진탕배양하여 배양물을 수득하는 단계와상기 배양물에 에틸아세테이트를 가하여 분획하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 탈모방지 및 모발생장 촉진용 생약재를 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물’로서 청구범위의 기재만으로는 ‘탈모방지 및 모발생장 촉진용’이라는 기재가 화장료 조성물의 용도를 한정하는 것인지 아니면 생약재의 성질을 한정한 것인지가 불분명하나, 이 사건 출원발명의 명세서 전반의 기재로 볼 때 이 사건 제1항 발명은 ‘위 23가지의 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계와(이하 ‘구성 1’이라 한다),상기 추출액에 가수분해효소를 가하고 진탕배양하여 배양물을 수득하는 단계와 상기 배양물에 에틸아세테이트를 가하여 분획하는 단계로 이루어지는 방법으로 제조된 생약재를 유효성분으로 함유하는(이하 ‘구성 2’라 한다)탈모방지 및 모발생장 촉진용 화장료 조성물‘(이하 ‘구성 3’이라 한다)을 청구하는 것으로 인정된다.
㈎인용발명 1과의 대비
구성 1은 위 23가지의 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계로서, 이는 인용발명 1의 ‘본 발명은 당귀,보골지,측백엽,한련초,구기자,복분자,상백피,숙지황,여정실,적하수오,흑지마,고삼,백지,익모초,단삼,도인,몰약,감국,유향,인삼,천궁,합환피 및 현호색의 혼합 생약재 추출물을 포함하는 것을 특징으로 하는 두피 및 모발용 조성물을 제공한다.“(식별번호 [0007]),”상기 추출용매로는 물, 에탄올, 메탄올, 이소프로판올 등의 저급 알코올, 에틸아세테이트, 아세톤 등의 용매가 이용될 수 있으며…(중략)… 다만,본 발명에 다른 상기 생약재 혼합물의 추출용매로는 물,에탄올 또는 이들의 혼합용매가 바람직하며, 이러한 추출용매를 추출용매와 생약재 혼합물의 총 중량대비 90내지 50중량% 이용하여 추출하는 것이 더욱 바람직하다.“(식별번호 [0036])라는 구성에 대응된다.양 대응구성은 동일한 23가지의 혼합 생약재에 에탄올을 가하여 추출한다는 점에서 동일하다. 구성 2는 ‘상기 추출액에 가수분해효소를 가하고 진탕배양하여 배양물을 수득하는 단계와 상기 배양물에 에틸아세테이트를 가하여 분획하는 단계로 이루어지는 방법으로 제조된 생약재를 유효성분으로 함유하는’것인데 이에 대응되는 구성이 인용발명 1에는 기재되어 있지 아니하고 시사 또는 암시되어 있지도 아니하다.이에 대하여 이 사건 출원발명의 명세서에는 75% 에탄올 수용액으로 추출하는 단계만 거친 23종 생약재 추출물(비교예 1)과 가수분해효소 처리 단계와 에틸아세테이트로 분획 농축하는 단계를 거친 생약재 추출물(실시예 3및 4)의 모유두세포의 증식효과([표 3])및 5알파-리덕타아제 활성 억제력([표 6])을 비교했을 때,실시예 3및 4가 훨씬 뛰어난 효과를 보였음이 기재되어 있을 뿐만 아니라 흑모생성을 촉진할 수 있는 멜라닌 생성량을 촉진하는 효과도 현저히 높음을 알 수 있어([표7]),통상의 기술자가 인용발명 1로부터 구성 2를 용이하게 도출할 수는 없는 것이다.
구성 3은 ‘탈모방지 및 모발생장 촉진용 화장료 조성물’로서 이와 대응되는 구성으로 인용발명 1에는 “본 발명은 발모 및 탈모방지 효과, 양모효과, 항균효과, 가려움 방지효과, 두피 및 모발의 보습효과 등이 우수한 생약재 추출물 함유 조성물을 제공한다.”(식별번호 [0040])라고 기재되어 있고 발모효과를 실험한 결과도 기재되어 있다(표 3,식별번호 [0051]).따라서 구성 3과 인용발명 1의 대응구성은 모두 탈모방지 및 모발생장을 촉진시키는 용도인 점에서 동일하다. 그러므로 이 사건 제1항 발명의 구성 1및 3은 인용발명 1의 대응 구성과 동일하나, 인용발명 1에는 구성 2가 전혀 기재되어 있지 아니하고 시사 또는 암시조차 되어 있지 아니하여 이 사건 제1항 발명은 인용발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없는 것이다.

㈏인용발명 2와의 대비
구성 1과 관련하여 인용발명 2에는 “(S1)황기 또는 분쇄된 황기를 탄소수 1내지4의 알코올 또는 알코올수용액을 이용하여 추출하는 단계”가 기재되어 있고(청구항 3), 황기 약재를 분쇄한 후,75 중량% 에탄올수용액을 가하여 60-90℃에서 가열추출하는 추출 실시예가 기재되어 있다(식별번호 [0028]).살피건대,구성 1과 인용발명 2의 대응 구성은 생약재에 에탄올을 가하여 추출하는 단계라는 점에서 동일하나, 대상 생약재가 구성 1은 23가지 혼합 생약재인데 비해서 인용발명 2는 황기로서 양 대응구성이 서로 상이하므로 구성 1은 인용발명 2와 차이가 있다.
다음으로, 구성 2에 대응되는 인용발명 2는 “(S2)상기 (S1)단계의 추출물에 탄수화물가수분해효소, 펙틴가수분해효소 및 셀룰로오스가수분해효소로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나 이상을 가하고 진탕 배양하는 단계 및 (S3)상기 (S2)단계의 배양물에 분획용 유기용매를 가하여 분획하는 단계를 포함하는 제조방법에 의해 제조된 칼리코신,포르모노네틴 또는 이들의 혼합물을 유효성분으로 포함하는 것”(청구항 3)과 황기 에탄올추출액을 농축하여 조추출물을 얻고 이것을 에탄올수용액으로 다시 용해시키고 탄수화물가수분해효소 혼합물, 펙틴가수분해효소 및 셀룰로오스가수분해효소를 단독 또는 복합으로 가하여 진탕 배양하고 여기에 증류수를 가하여 에틸아세테이트를 가하여 분획 농축하는 추출 실시예이다(식별번호 [0028]).
살피건대,구성 2와 인용발명 2의 대응구성은 생약재의 에탄올추출액에 가수분해효소를 가하고 진탕 배양하여 배양물을 수득하는 단계와 상기 배양물에 에틸아세테이트를 가하여 분획하는 단계로 이루어진 방법으로 제조된 생약재를 유효성분으로 함유한다는 점에서 동일하다.
마지막으로 구성 3에 대응되는 구성으로 인용발명 2에는 “본 발명에서 이루고자하는 기술적 과제는 황기 추출물을 함유하는 화장료 조성물 및 이러한 화장료 조성물의 화장학적 용도를 제공하는 것이며, 보다 바람직하게는 화장학적 효과인 항산화, 피부미백 또는 주름개선 효과가 개선된 황기 추출물을 함유하는 화장료 조성물을 제공하는 것이다.”(식별번호 [0009])라고 기재되어 있으며 항산화 효과, 티로시네이즈 활성 저해 효과, 엘라스테이즈 활성 저해 효과, 콜라겐 합성 효과 및 콜라게네이즈 발현 저해효과 등이 기재되어 있다(표 5내지 9).따라서 구성 3은 탈모방지 및 모발생장 촉진용 화장료 조성물인데 비해서, 인용발명 2는 항산화, 피부미백 또는 주름개선용 화장료 조성물이라는 점에서 그 용도가 전혀 다르다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 인용발명 2와 구성 1및 3에 차이가 있는 것이고, 구성 2도 인용발명 2와 그 구성 자체는 동일하지만, 구성 2에 대응되는 인용발명 2의 진탕 배양 단계 및 분획단계는 황기 추출물에서 유효성분인 칼리코신과 포르모노네틴의 함량을 획기적으로 증가시켜서 항산화, 피부미백, 주름개선 등에 더욱 효과를 높이는 것이라고 기재되어 있을 뿐(식별번호(식별번호 [0022],[0024]),이 사건 제1항 발명의 구성 2와 같이 23가지 혼합 생약재로부터 탈모방지 및 모발생장 촉진효과를 나타내는 유효성분을 추출하는 데도 그대로 적용할 수 있다는 기재 또는 암시가 있는 것도 아니므로, 구성 2도 인용발명 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것은 아니라 할 것이다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 인용발명 2로부터 용이하게 도출할 수 없는 것이다.

㈐결합의 용이성 판단
원결정은 구성 1및 3이 인용발명 1과 동일하고 구성 2가 인용발명 2와 동일하여, 로 이 사건 제1항 발명은 인용발명 1및 2의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 하였으므로, 인용발명 1및 2의 결합이 용이한지 살핀다.
보건대,이 사건 제1항 발명의 추출대상인 23가지 혼합 생약재 성분은 인용발명 2의 추출대상인 황기의 성분들과는 차이가 클 것이므로, 황기의 에탄올 추출물에 가수분해효소를 가하고 진탕 배양해서 유기용매 분획을 얻는 단계를 적용해서 피부미백 또는 주름개선에 효과가 있는 칼리코신 및 포르모노네틴과 같은 성분들이 많은 추출물을 얻었다는 인용발명 2의 기재로부터,이 방법을 인용발명 1의 23가지 혼합 생약재에 적용하면 탈모방지 및 모발생장 촉진에 효과가 있는 성분들을 더 많이 추출할 수 있을 것이라는 것이 통상의 기술자에게 자명하다고 볼 수 없다. 또한,인용발명 1에서 23가지 혼합 생약재의 성분들 중 탈모방지 및 모발생장 촉진 효과를 보이는 유효성분들이 가수분해를 통해서 얻어지는 저분자 물질이라는 점을 개시하거나 암시하고 있지도 아니하다. 따라서 위와 같은 점들을 고려해본다면, 통상의 기술자가 인용발명 2를 인용발명1과 결합할 기술적 동기가 있다고 볼 수 없다. 설령 인용발명 1과 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 하더라도, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 에탄올수용액 추출물(비교예 1)에 비해서 멜라닌생성 증가량이 두 배 정도 더 높은데(비교예 1은 88.275%, 실시예4는 161.965%),이러한 효과는 피부미백에 관한 인용발명 2나 발모 및 탈모방지 효과, 비듬균에 대한 항균효과, 모발의 유연성 향상효과 등만을 기재하고 있는 인용발명 1로부터 예측할 수 없는 효과이므로, 이는 인용발명 1과 2를 결합하더라도 예측할 수 있는 범위의 효과를 벗어나는 효과로 인정된다.

(3)대비 결과
그렇다면,이 사건 제1항 발명은 인용발명 1,2와 기술분야가 동일하거나 인접하여 있으나, 인용발명 1,2에 비해 목적의 특이성이 있는 것이고, 인용발명 1,2각각 또는 결합에 비해 그 구성의 곤란성이 있는 것이며, 이로 인한 작용효과가 인용발명들에 공지되어 있는 구성들로부터 쉽게 예측되는 것도 아닌바, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2각각 또는 그 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 수 없다.

나.이 사건 제2항 및 제4항 내지 제7항 발명의 진보성 여부
이 사건 제2항 및 제4항 내지 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 그대로 포함하면서 더 한정하여 구체화한 종속항 발명이므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 당연히 이 사건 제2항 및 제4항 내지 제7항 발명도 그 진보성이 부정되지 아니한다.

다.소결
따라서,이 사건 출원발명은 인용발명들과 대비하여 그 진보성이 부정되지 않은 것이므로 이 사건 출원발명에 대하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절한 원결정은 취소되어야 한다.

4.결론
그러므로 이 사건 출원발명에 대한 원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국으로 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.