특 허 심 판 원 제 6 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원4772
사 건 표 시 : 2010년 특허출원 제9386호 『양파껍질의 아임계 수추출물의 항산화제 용도』의 거절결정불복
청 구 인 : 건국대학교 산학협력단
              서울 광진구 능동로 120,건국대학교내 (화양동)
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 논현로94길 13,예일패트빌딩 예일국제특허법률사무소 (역삼동)
원 결 정 : 2012.4.19.거절결정
심 결 일 : 2013.6.28.

주 문

보정각하결정 및 원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다.특허출원 제10-2010-9386호는 특허결정한다.

이 유

1.기초 사실
2010년 특허출원 제9386호(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가.청구 경위
① 특허출원 :2010.2.2.
② 의견제출통지 및 협의요구 :2011.9.1.
③ 명세서 등 보정 :2011.11.1.
④ 거절결정 :2012.3.2.
⑤ 재심사 청구 및 명세서 등 보정 :2012.4.4.
⑥ 보정각하결정 및 거절결정 :2012.4.19.
⑦ 거절결정불복심판 청구 :2012.5.21.
나.거절결정시 특허청구범위(2011.11.1.보정된 것)
청구항 1세절한 양파껍질과 규조토를 무게비 1:2또는 1:3으로 배합하여 시료를 준비하고 34mL 또는 66mL 크기의 충진기에 넣어 장착한 다음 증류수를 첨가하여 60기압 및 110℃에서 15분간 추출함을 특징으로 하는 양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유하는 항산화제(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 한다).
다.보정각하결정 및 재심사 거절결정시 특허청구범위(2012.4.4.보정된 것,밑줄친 부분이 보정된 부분이다)
청구항 1.세절한 양파껍질과 규조토를 무게비 1:2또는 1:3으로 배합하여 시료를 준비하고 34mL 또는 66mL 크기의 충진기에 넣어 장착한 다음 증류수를 첨가하여 60기압 및 110℃에서 15분간 추출하여 제조된 양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유함을 특징으로 하는 항산화제 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라 한다).
라.인용발명(출원번호 2000년 특허출원 제9387호,2010.2.2.출원)의 특허청구범위
청구항 1.세절한 양파껍질과 규조토를 1:2또는 1:3중량비로 배합하여 시료를 준비하고 34mL 또는 66mL 크기의 충진기에 넣어 장착한 다음 증류수를 첨가하여 60기압 및 110℃에서 15분간 추출함을 특징으로 하는 양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유하는 것을 특징으로 하는 항균제.
마.원결정 및 보정각하결정 이유의 요지
(1)원결정 이유
이 사건 제1항 출원발명과 인용발명은 세절한 양파껍질과 규조토를 무게비 1:2 또는 1:3으로 배합하여 시료를 준비하고 34mL 또는 66mL 크기의 충진기에 넣어 장착한 다음 증류수를 첨가하여 60기압 및 110℃에서 15분간 추출함을 기술구성으로 하고 있다는 점에서 구성에 차이가 없어 양 발명은 동일자로 출원된 발명이 실질적으로 동일한 것이므로 특허법 제36조 제2항에 따라 특허받을 수 없다.

(2)보정각하결정 이유
이 사건 제1항 보정발명은 ‘양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유함을 특징으로 하는 항산화제 조성물’을 기재하고 있으나,이 사건 출원발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초명세서’라 한다)에는 양파껍질과 규조토를 배합하여 추출기에 장착한 후 추출하여 추출물을 얻는 것으로 기재되어 있을 뿐 조성물에 대해서는 기재되어 있지 않아 이는 이 사건 출원발명의 최초명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당하므로 특허법 제47조 제2항의 요건을 충족하지 못하는 것이어서,2012.4.4.자 보정은 특허법 제51조 제1항의 규정에 의해 보정각하결정한다.

2.청구인 주장의 요지
가.이 사건 제1항 보정발명은 청구항의 말미를 ‘항산화제 조성물’로 변경하였을 뿐, 추출방법이나 항산화제로서의 용도,항산화제 조성물이 실질적으로 변경된 새로운 사실 등을 부가하지 않았음에도 신규사항의 추가라고 판단하는 것은 부당하다.
나.이 사건 제1항 보정발명은 추출방법에 있어서는 인용발명과 동일하지만 그 방법에 의하여 생산된 양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 하는 항산화제로서의 용도발명을 청구하고 있는 것이어서 인용발명의 항균제로서의 용도와는 전혀 다른 발명인 것이다.

3.판단
가.보정각하결정이 적법한 것인지 여부
(1)특허법 제47조 제2항은 재심사를 청구할 때 할 수 있는 보정(이하 ‘재심사 보정’이라 한다)의 허용범위에 관하여 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다고 규정하고 있고,같은 법 제47조 제3항은 재심사 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 1.청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허 청구범위를 감축하는 경우,2.잘못된 기재를 정정하는 경우,3.분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우,4.같은 법 제47조 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다고 규정하고 있으며,같은 법 제51조 제1항은 재심사 보정이 위 규정들에 위배되거나,그 보정(같은 법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면,결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있다.
(2)2012.4.4.자 재심사 보정은 적법한 기간 내에 제출된 것이고,위 재심사 보정에서 보정한 사항은,이 사건 제1항 출원발명에서 ‘양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유하는 항산화제’를 ‘양파껍질의 아임계 수추출물을 유효성분으로 함유함을 특징으로 하는 항산화제 조성물’로 보정한 것인데,이 재심사 보정에 대한 보정각하결정의 이유는 이 보정이 최초명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 신규사항 추가에 해당한다는 것이므로,이 점에 관하여 살펴본다.
이 사건 출원발명의 최초 명세서를 살펴보면 ‘양파껍질과 규조토를 배합하여 추출기에 장착한 후 추출하여 수추출물을 얻는 공정’에 대해서 기재되어 있고,이 사건 제1항 출원발명은 이러한 공정으로부터 추출되는 ‘아임계 수추출물’을 ‘유효성분으로 함유하는 항산화제’에 대한 것이고,‘아임계 수추출물을 유효성분으로 함유하는 항산화제’라는 용어 자체는 아임계 수추출물을 성분으로 포함하는 ‘항산화제 조성물’을 뜻한다고 할 것인바 이를 이 사건 제1항 보정발명과 같이 ‘유효성분으로 함유함을 특징으로 하는
항산화제 조성물’로 보정하는 것은 신규사항의 추가에 해당하지 않고 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우로 볼 수 있으므로,특허법 제47조 제2항 및 제3항의 규정에 위배되지 않으며,그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되지도 않는 것이라 하겠다.
따라서 이 사건 출원발명의 재심사 보정에 대한 2012.4.19.자 보정각하결정은 부당한 것이다.
나.원결정이 적법한 것인지 여부
앞서 3.의 가.항에서 살펴본 바와 같이 2012.4.4.자 재심사 보정에 대한 2012.4.19.자 보정각하결정은 부당한 것인바,아래에서는 재심사 보정의 특허청구범위를 대상으로 하여 원결정이 적법한 것인지를 살펴본다.
(1)특허법 제36조는 제2항은 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.”라고 규정하고 있다.
(2)이 사건으로 돌아와 살펴보면,이 사건 제1항 보정발명은 “세절한 양파껍질과 규조토를 1:2또는 1:3중량비로 배합하여 시료를 준비하고 34mL 또는 66mL 크기의 충진기에 넣어 장착한 다음 증류수를 첨가하여 60기압 및 110℃에서 15분간 추출함을 특징으로 하는 양파껍질의 아임계 수추출물“의 항산화 활성 등을 측정한 결과를 바탕으로 ”항산화제 조성물“을 기재하고 있는 것인데,이 사건 출원일과 동일자로 출원된
인용발명은 위와 동일한 조건의 “양파껍질의 아임계 수추출물”을 유효성분으로 함유하는 항균제에 대한 것으로,이 사건 제1항 보정발명과 대비할 때 양파껍질의 아임계 수 추출물을 유효성분으로 함유하는 점은 동일하나 그 용도에 있어서 인용발명은 ‘항균제’를 나타내고 있는 반면 이 사건 제1항 보정발명은 ‘항산화제 조성물’을 청구하고 있는것이다.
그런데 일반적으로 ‘항균제’는 미생물이나 세균의 생성 및 활동을 억제하거나 미생물 및 세균을 죽이는 물질을 뜻하는 것이고,‘항산화제’는 식품의 품질저하를 일으키는 화학반응 중의 하나인 산화반응을 차단하기 위하여 첨가하는 물질을 뜻하는 바,양자는 유효성분만 동일할 뿐이고 통상적으로 항균제와 항산화제는 서로 용도가 밀접하게 연관되어 있다고 볼 수 있는 여지가 없는 것이어서,양 물질은 서로 동일한 것이라고 할 수 없고,이 사건 제1항 보정발명은 인용발명과 동일한 발명이 아니므로 특허법 제36조 제2항의 규정을 적용할 수 없는 것이라 할 것이다. 따라서 이 사건 보정발명과 인용발명은 실질적으로 동일한 것이므로 특허법 제36조 제2항에 따라 특허받을 수 없다고 판단한 원결정은 부당한 것이다.
다.소결
이상 살펴본 바와 같이,이 사건 출원발명에 대한 2012.4.19.자 보정각하결정 및 원결정은 심사미진의 흠결이 있는 것이며,이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 있다.

4.결론
그러므로 2012.7.3.자 보정각하결정 및 원결정을 취소하고,이 사건을 특허청 심
사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.