특 허 심 판 원 제 7 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원4280
사 건 표 시 : 2009년 특허출원 제111675호 『알콜해독 및 숙취해소용 해양심층수 함유 키토산올리고당』의 거절결정불복
청 구 인 : 부경대학교 산학협력단
              부산 남구 신선로 365(용당동,부경대학교)
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 논현로94길 13,예일패트빌딩 예일국제특허법률사무소 (역삼동)
원 결 정 : 2012.3.30.거절결정
심 결 일 : 2013.7.23.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다.특허출원 제10-2009-0111675호는 특허결정한다.

이 유

1.기초사실
2009년 특허출원 제111675호(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가.절차의 경위
① 출원 :2009.11.18.
② 의견제출통지 :2011.7.28.
③ 명세서 등 보정 :2011.9.28.
④ 거절결정 :2012.3.30.
⑤ 거절결정불복심판 청구 :2012.5.2.
나.특허청구범위(2011.9.28.명세서 등 보정 반영)
청구항 1.해양심층수 함유 키토산올리고당을 유효성분으로 함유하는 것을 특징으로 하는 알콜해독 및 숙취해소용 음료 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
다.비교대상발명들의 기재 내용
(1)비교대상발명 1(국내 공개특허공보 제1998-19528호,1998.6.5.공개) 비교대상발명 1은 ‘키토산을 이용한 기능성 소주’에 관한 것으로,소주의 분해산물인 아세트알데히드로 인하여 숙취가 일어나는 것을 해결하기 위하여 강한 결착력을 가지는 키토산을 첨가하여 숙취 원인 물질인 아세트알데히드와 결합함으로써 아세트알데히드가 흡수되지 않도록 하여 숙취를 줄이는 것을 기술적 특징으로 한다(3면 ‘발명의 효과’부분).
(2)비교대상발명 2(국내 공개특허공보 제2004-27501호,2004.4.1.공개) 비교대상발명 2는 ‘염분이 함유된 해양심층수를 역삼투막법으로 탈염 처리한 미네랄이 풍부한 해양심층수를 이용한 희석식소주의 제조 방법’에 관한 것으로,희석식 소주를 제조할 때 미네랄이 풍부한 해양심층수를 사용함으로써 알콜 분해를 원활히 하고, 알콜 분해시 다량 소비되는 각종의 미네랄이 보강되어 인체의 미네랄 밸런스를 돕는다고 기재되어 있다(2면 14행 내지 19행).
라.원결정 이유의 요지
비교대상발명 1에는 키토산올리고당을 첨가한 숙취 예방용 소주가 기재되어 있고, 비교대상발명 2에는 알콜 분해를 원활히 하고 알콜 분해시 소비되는 미네랄을 보강하여 인체의 미네랄 밸런스를 돕는 해양심층수를 첨가한 희석식 소주가 기재되어 있으므로,이 사건 제1항 발명의 구성은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명 1및 2를 결합함으로써 용이하게 도출할 수 있다.효과에 있어서도 이 사건 제1항 발명의 ADH 활성 및 MEOS활성은 키토산올리고당과 해양심층수를 조합한 조성물이 키토산올리고당과 해양심층수 각각을 함유한 조성물보다 오히려 효과가 더 떨어지고,ALDH 활성은 세 조성물 간에 거의 차이가 없다.다만,혈중 알콜 농도에서는 키토산올리고당과 해양심층수를 조합한 조성물의 효과가 가장 좋게 나타났으나,이 사건 출원발명의 명세서에는 혈중 알콜 농도 측정방법이 명확히 기
재되어 있지도 않고,알콜 투여 후 시간․농도 그래프 면적값의 비교 데이터와 같은 구체적이고 객관적인 약리 시험 결과로 기재되어 있지 아니하므로,이와 같은 혈중 알콜농도 저하 효과를 현저한 효과로 볼 수 없다.따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1및 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.

2.청구인의 주장
이 사건 출원발명은 ADH 활성,MEOS활성이 대조군보다 높고,혈중 알콜 농도는 47% 감소한 현저한 효과가 있는 것인데,원결정은 효과의 현저성이 인정되는 경우 진보성이 인정되어야 한다는 진보성에 관한 법리를 오해한 흠결이 있는 것이다.

3.판단
가.이 사건 제1항 발명의 진보성 여부
(1)판단기준
특허법 제29조 제1항 제2호,제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 반포된 발명이나,선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바,이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로,출원된 기술의 구성이 선행기술과 차
이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는,기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다(대법원 2002.8.23.선고 2000후3234판결,1997.12.9.선고 97후44판결,1999.4.9.선고 97후2033판결 등 참조).
(2)기술분야 및 목적 대비
이 사건 제1항 발명은 알콜해독 및 숙취해소를 위하여 해양심층수 함유 키토산올리고당을 유효성분으로 함유하는 조성물을 제공하는 것이고(식별번호 [0005]),비교대상발명 1은 키토산을 이용하여 소주에 혼합된 불순물을 제거하고,숙취를 줄이기 위한 소주를 제공하는 것이며(2면 23행 내지 27행),비교대상발명 2는 미네랄이 풍부한 해양심층수를 사용함으로서 알콜 분해를 원활히 하고,알콜 분해시 다량 소비되는 각종의 미
네랄이 보강되어 인체의 밸런스를 돕는 희석식 소주를 제공하는 것이다(2면 14행 내지19행). 대비하면,이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 키토산을 이용하여 숙취를 줄이기 위한 음료를 제공한다는 점에서 기술분야와 목적이 동일하고,이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 2는 해양심층수를 포함하는 알콜 분해를 원활히 하고 알콜 분해시 소비되는 각종 미네랄을 보강하기 위한 음료라는 점에서 기술분야와 목적이 동일하다.따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1및 2에 비하여 목적에 특이성이 있다고 할 수 없다.
(3)구성 대비
이 사건 제1항 발명은 해양심층수 함유 키토산올리고당을 유효성분으로 함유하는 것을 특징으로 하는 알콜해독 및 숙취해소용 음료 조성물인데,이에 대응하여 비교대상발명 1에는 분자량 40,000정도의 키토산을 젖산으로 용해하여 10% 키토산 용액을 제조하고,소주와 혼합한 후,이를 관능평가요원 10명을 대상으로 첫 쓴맛,목으로 넘어가는 정도,뒷맛,숙취 등을 평가하였는데,키토산 함유 소주가 숙취 완화에 매우 좋았다고 기재되어 있고,키토산이 숙취 원인 물질인 아세트알데히드와 결합하여 이를 제거시키는 능력이 있다고 기재되어 있다(2면 실시예 1및 2,3면 ‘발명의 효과’부분). 먼저 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1을 대비하면,양 발명은 모두 키토산을 이용하여 알콜해독이 잘되고 숙취를 해소할 수 있는 음료 조성물이라는 점에서 동일하고,다만 이 사건 제1항 발명은 키토산올리고당을 사용하는데 비해,비교대상발명 1은 분자량 40,000 정도의 키토산을 젖산에 녹여 사용한다는 점에서 차이가 있고(차이점①),이 사건 제1항 발명은 해양심층수를 더 함유한다는 점에서 차이가 있다(차이점②). 먼저 차이점 ①을 보면,이 사건 제1항 발명의 상세한 설명에는 키토산은 고분자 물질로서 수용성이 낮아 섭취 시 인체 내에서 거의 흡수되지 못하는 단점이 있는바,이에 체내 흡수가 용이하도록 분자량이 3000 이상 5000 미만이 되는 키토산올리고당을 사용하는 것이라고 기재되어 있는데(식별번호 [0003]및 [0006]),키토산은 분자량이 커서 흡수가 어려운 고분자 물질로 알려져 있고 이를 해결하기 위하여 키토산을 분해하여 올리고머 형태로 사용하는 것은 주지관용의 기술이므로(You-Jin,etal.,Food Revie wsInternational,2007,vol.16,no.2,pp.159~176;KISTI심층정보분석보고서,‘키토산’,2002,10면 등 참조),비교대상발명 1의 키토산을 키토산올리고당 형태로 변경하는 것에 별다른 어려움이 없다고 할 것이다.
다음으로 차이점 ②를 살펴보면,비교대상발명 2에는 희석식 소주를 제조할 때 미네랄이 풍부한 해양심층수를 사용함으로써 알콜 분해를 원활히 하고,알콜 분해시 다량 소비되는 각종의 미네랄이 보강되어 인체의 미네랄 밸런스를 돕는다고 기재되어 있고 이를 포함하는 희석식 소주가 기재되어 있는데(2면 14행 내지 19행),알콜 분해를 원활히 하면 결국 알콜해독이나 숙취 해소가 되는 것이므로,비교대상발명 2는 해양심층수
를 포함하는 알콜해독 및 숙취 해소용 음료를 개시하는 것이라고 할 것이다.따라서 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1및 2는 모두 알콜해독 및 숙취해소용 음료로서 동일하고,유효성분 중 키토산올리고당은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있고, 해양심층수는 비교대상발명 2에 개시된 것인바,비교대상발명 1및 2를 결합하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있는 것인지를 살핀다. 보건대,비교대상발명 1및 2는 모두 알콜해독 및 숙취해소용 소주에 관련된 것으로 그 기술분야 및 구체적으로 해결하고자 하는 과제의 공통점이 있고,비교대상발명 1의 음료 조성물에 비교대상발명 2의 해양심층수를 추가하는데 특별한 어려움이 있다고 볼 수도 없으므로,통상의 기술자라면 비교대상발명 1및 2를 결합할 동기가 충분하다고 할 것이다.따라서 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1및 2의 결합에 의하여 용이하게 도출해 낼 수 있는 것으로 보이나,이러한 경우에도 이 사건 제1항 발명의 효과가 선행기술에 비하여 현저하게 향상된 것인 때에는,그 진보성이 인정되는바,아래에서는 이 사건 제1항 발명의 효과를 구체적으로 살핀다.
(4)효과 대비
이 사건 출원발명의 명세서에는 총 3주의 실험기간 동안 알콜만 투여한 대조군(그룹 ①),알콜 및 해양심층수 투여군(그룹 ②),알콜 및 키토산올리고당 투여군(그룹 ③), 알콜,해양심층수 및 키토산올리고당 투여군(그룹 ④)의 알콜 탈수소효소(ADH)활성, 알데히드 탈수소효소(ALDH)활성,MEOS활성 및 혈중 알콜농도를 측정한 결과가 기재되어 있는데(식별번호 [0025]및 도 1내지 도 4),알콜 탈수소효소(ADH)활성은 그룹 ④가 오히려 대조군보다 떨어지고,알데히드 탈수소효소(ALDH)의 활성은 그룹 ④의 활성이 그룹 ③의 활성과 별다른 차이가 없으며,MEOS활성은 그룹 ②가 그룹 ④보다 훨씬 높아서 위 세 가지 활성에 대해서는 이 사건 제1항 발명에 해당하는 그룹④의 효과가 우수하다고 볼 수는 없다.그러나 혈중 알콜 농도를 떨어뜨리는 효과에 있어서는 그룹 ④는 47% 감소시켰는데 비해,그룹 ②와 ③은 각각 20%,10% 정도 감소시키므로,그룹 ④의 효과가 그룹 ②와 ③을 단순히 합한 상가효과보다 더 높은 상승효과가 있다고 할 것이다.
따라서 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명 1및 2로부터 예측할 수 없는 현저한 상승효과가 있는 것으로 인정된다.
(5)대비 결과
이상 살핀 바와 같이,이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1및 2에 비해서 목적의 특이성이나 구성의 곤란성은 인정되지 아니하나,비교대상발명 1및 2에 비해 현저한 효과를 갖는 것이므로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1및 2에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.
(6)원결정에 대한 판단
원결정은 ADH 활성 및 MEOS활성은 키토산올리고당과 해양심층수를 조합한 조성물이 키토산올리고당과 해양심층수 각각을 함유한 조성물보다 오히려 효과가 더 떨어지고,ALDH 활성은 세 조성물 간에 거의 차이가 없으며,다만 혈중 알콜 농도에서는 키토산올리고당과 해양심층수를 조합한 조성물의 효과가 가장 좋게 나타났으나,이 사건 출원발명의 명세서에는 혈중 알콜 농도 측정방법이 명확히 기재되어 있지도 않고, 알콜 투여 후 시간 및 혈중 농도 그래프 면적값의 비교 데이터와 같이 구체적이고 객관적인 약리 시험 결과로 기재되어 있지 아니하므로,이와 같은 혈중 알콜 농도 저하 효과를 현저한 효과로 볼 수 없다고 하였다.
그러나 발명의 여러 가지 효과 중에서 하나의 효과만이라도 현저한 것이라면 효과의 현저성을 인정할 수 있는 것이고,알콜을 대사하는 데 관여하는 효소로는 ADH 및 ALDH뿐만 아니라 시토크롬 P450이나 카탈라제와 같은 효소들도 체내에서 알콜을 대사시키는 효소들로 알려져 있는바,비록 ADH와 ALDH의 활성 등에서 별다른 차이가 없다고 하더라도 다른 효소에 의해서 알콜 대사가 일어나 혈중 알콜 농도가 신속하게 감소할 수도 있는 것이므로,ADH와 ALDH의 활성에는 별다른 차이가 없다고 하여 혈중 알콜 농도 저하에 현저한 상승 효과를 보이는 것을 신뢰할 수 없는 효과라고 볼 수도 없다고 할 것이다.또한,이 사건 출원발명의 명세서에는 혈중 알콜농도의 측정방법에 관하여 “실험동물을 24시간 절식시킨 뒤 심장채혈법으로 혈액을 채취하고,혈액은 4℃,1,000g에서 15분간 원심분리한 후 혈청을 분리하였다.분리한 혈청은 혈중 알코올 농도 분석에 이용하였다.”(식별번호 [0014]),혈중 알콜은 Kit(enzyme ethanolassay kit,BioChain Institute,Inc)를 이용하여 분석하였다.“(식별번호 [0022])라고 기재되어있어 이 사건 출원발명의 명세서에는 혈중 알콜 농도를 측정하기 위하여 시료를 채취하는 방법이 구체적으로 기재되어 있고,BioChainInstituteInc.사의 ‘enzymeethanolassaykit’는 간단하고 직접적이면서 자동화된 방법으로 에탄올의 농도를 측정할 수 있는 키트로 상용화된 것으로,구입하여 사용하는데 어려움이 없는 것이므로,위와 같은 기재가 혈중 알콜 농도 측정방법이 명확하지 아니한 기재로 보기 어렵다.또한,도 4에는 이 사건 제1항 발명에 해당하는 그룹 ④의 혈중 알콜 농도를 그룹 ① 내지 ③의 값과 비교한 그래프가 기재되어 있는바,이는 구체적이고 객관적인 약리 효과의 기재라고 할 것이다. 따라서 원결정 이유는 수긍할 수 없는 것이다.
나.소결
이상 살펴본 바와 같이 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1및 2와 대비하여 그
진보성이 부정되지 않는 것이므로 이 사건 출원발명에 대하여 진보성이 결여되었다는
이유로 거절한 원결정은 취소되어야 한다.

4.결론
그러므로 이 사건 출원발명에 대한 원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국으로 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.