특 허 심 판 원 제 6 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원671
사 건 표 시 : 2011년 특허출원 제15715호 『한방발효복합추출물을 유효성분으로 함유하는 인체 피부 노화 방지용 화장료 조성물 및 그 제조방법』의 거절결정불복
청 구 인 : 주식회사 사임당화장품
              충북 청원군 오창읍 양청송대길 143
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 논현로94길 13,예일패트빌딩 예일국제특허법률사무소 (역삼동)
원 결 정 : 2011.12.20.거절결정
심 결 일 : 2012.2.23.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다.특허출원 제10-2011-15715호는 특허결정한다.

이 유

1.기초 사실
2011년 특허출원 제15715호(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가.청구 경위
① 출원 :2011.2.22.
② 의견제출통지 :2011.5.31.
③ 명세서 등 보정 :2011.7.29.
④ 거절결정 :2011.9.28.
⑤ 재심사 청구 명세서 등 보정 :2011.10.31.
⑥ 보정각하결정 및 거절결정 :2011.12.20.
⑦ 거절결정불복심판 청구 :2012.1.20.
나.이 사건 출원발명의 특허청구범위
(1)거절결정시 특허청구범위 (2011.7.29.보정된 것)
청구항 1.저령,신곡,호두,동충하초 및 침향으로 이루어지는 군으로부터 1종 이상 선택되는 생약재료에 아스퍼질러스속(Aspergillussp.)속의 미생물 균주을 접종시켜 발효를 수행한 후,발효액을 분리,여과한 것이 특징인 생약재 발효추출물[위 “~아스퍼질러스속(Aspergillus sp.)속의 미생물 균주을~”은 “~아스퍼질러스속(Aspergillussp.)의 미생물 균주를~“의 오기로 보인다.이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고,나머지
청구항도 같은 방식으로 부른다]. 청구항 2.제1항에 있어서,상기 미생물 균주가 아스퍼질러스 오리제(Aspergillusoryzae),아스퍼질러스 나이거(A.niger),아스퍼질러스 우사미(A.usamii),아스퍼질러스
가와치(A.kawachi),아스퍼질러스 아와모리(A.awamori)로 이루어지는 군으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 생약재 발효추출물.
청구항 3.제1항 또는 제2항 기재의 상기 생약재 발효추출물이 전체 화장료 조성물에 대하여 유효성분으로 0.01내지 50중량% 함유된 것을 특징으로 하는 피부 노화방지용 화장료 조성물.
청구항 4.제3항에 있어서,상기 화장료 조성물은 스킨류,로션류,에센스류,크림류,팩류,파운데이션류 및 메이크업베이스류 중 선택된 어느 하나의 제형을 갖는 것을 특징으로 하는 피부 노화방지용 화장료 조성물.
(2)보정각하결정시 특허청구범위(2011.10.31.재심사 청구시 보정된 것,밑줄친 부분이 보정된 부분이다)
청구항 1.저령,신곡,호두,동충하초 및 침향으로 이루어지는 군으로부터 1종 이상 선택되는 생약재료에 아스퍼질러스 오리제(Aspergillusoryzae),아스퍼질러스 나이거(A.niger),아스퍼질러스 우사미(A.usamii),아스퍼질러스 가와치(A.kawachi),아스퍼질러스 아와모리(A.awamori)로 이루어지는 군으로부터 선택된 미생물 균주를 접종시켜 발효를 수행한 후,발효액을 분리,여과한 것이 특징인 생약재 발효추출물(이하‘이 사건 제1항 보정발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
청구항 2.제1항에 있어서,상기 미생물 균주가 아스퍼질러스 오리제(Aspergillusoryzae),아스퍼질러스 나이거(A.niger),아스퍼질러스 우사미(A.usamii),아스퍼질러스 가와치(A.kawachi),아스퍼질러스 아와모리(A.awamori)로 이루어지는 군으로부터 선택된 것을 특징으로 하는 생약재 발효추출물.
청구항 3.제1항 기재의 상기 생약재 발효추출물이 전체 화장료 조성물에 대하여 유효성분으로 0.01내지 50중량% 함유된 것을 특징으로 하는 피부 노화방지용 화장료 조성물
청구항 4.제3항에 있어서,상기 화장료 조성물은 스킨류,로션류,에센스류,크림류,팩류,파운데이션류 및 메이크업베이스류 중 선택된 어느 하나의 제형을 갖는 것을 특징으로 하는 피부 노화방지용 화장료 조성물.
다.인용발명
인용발명은 2008.10.23.공개된 한국공개특허공보 제2008-94457호에 게재된 ‘주름개선용 화장료 조성물’에 관한 것으로,그 주요내용은 [별지]와 같다.
라.원결정 및 보정각하결정 이유의 요지
(1)원결정 이유의 요지
㈎ 이 사건 제1항 발명은 동충하초 등의 생약재를 아스퍼질러스속 미생물로 발효시킨 발효 추출물에 관한 것이나,인용발명에도 동충하초 등의 생약재를 곰팡이로 발효시킨 발효 추출물이 기재되어 있으며,다만 발효미생물로 아스퍼질러스속 미생물을 이용한다는 기재가 없는 점에서만 차이를 보이나,아스퍼질러스속 미생물은 인체에 무독성으로 오랜 기간 발효에 많이 사용해 온 것이므로,이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 인용발명의 발효 균주를 용이하게 아스퍼질러스속 미생물로 대체할 수 있는 것이라 하겠고,위 구성의 차이에 따른 효과의 차이도 현저하다고 인정되지 않으므로,이 사건 제1항 발명은 인용발명에 비하여 진보성이 없는 것이다.
㈏ 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 및 제2항 발명의 발효 추출물을 0.01~50중량% 함유한 피부 노화방지용 화장료 조성물에 관한 것이고,이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명의 화장료 조성물이 크림 등의 제형을 가진다고 한정한 종속항이나, 인용발명의 발효추출물도 콜라겐 합성 촉진 효과,피부 주름 개선 효과를 갖는 화장료 조성물로 사용되는 것이고,영양 크림 등의 제형도 기재되어 있으므로,이 사건 제3항
및 제4항 발명도 이 사건 제1항 발명과 마찬가지로 이유로 인용발명에 비하여 진보성이 없는 것이다.
(2)보정각하결정 이유의 요지
이 사건 출원발명에 대한 재심사 청구에 따른 2011.10.31.자 보정에서는 이 사건 제2항 발명의 기술구성을 이 사건 제1항 발명에 포함시키는 보정을 하면서 이 사건 제2항 발명을 삭제하지 않아서,결과적으로 이 사건 제1항 보정발명과 이 사건 제2항 보정발명이 동일한 내용을 청구하게 되어,발명의 성질에 따라 적절한 수의 청구항으로 기재되어 있지 않은 새로운 거절이유가 발생하게 된 것이므로,위 보정을 보정각하결정한
다.

2.청구인의 주장
이 사건 제1항,제3항 및 제4항 발명은 생약재에 아스퍼질러스속 미생물 배양액을 접종하여 발효시킨 추출물에 관한 것이나,인용발명에서는 생약재에 효모,유산균,비피더스균 및 곰팡이를 적용하여 발효추출물을 얻고 있는 바,이 사건 제1항,제3항 및 제4항 발명과 인용발명은 발효의 출발물질 및 발효미생물의 종류가 상이하여 중간물질의구성과 피부에 대한 생리활성이 현저히 다르므로,이 사건 제1항,제3항 및 제4항 발명
이 인용발명에 비하여 진보성이 없는 것이라는 이유로 거절한 원결정은 취소되어야 한다.

3.판단
가.보정각하결정의 적법 여부
(1)특허법 제47조 제2항은 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 재심사를 청구하면서 할 수 있는 보정(이하 ‘재심사청구 보정’이라 한다)은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다고 규정하고 있으며,같은 법 제47조 제3항은 재심사청구 보정시 특허청구범위의 보정은 1.청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우,2.잘못된 기재를 정정하는 경우,
3.분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우,4.제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다고 규정하고 있으며,같은법 제51조 제1항은 위 규정들에 위배되는 보정이나 그 보정(같은 법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있다.
(2)이 사건 출원발명에 대한 2011.10.31.자 재심사청구 보정은 이 사건 제1항 발명의 ‘아스퍼질러스속 미생물 균주’를 ‘아스퍼질러스 오리제(Aspergillusoryzae),아스퍼질러스 나이거(A.niger),아스퍼질러스 우사미(A.usamii),아스퍼질러스 가와치(A.kawachi),아스퍼질러스 아와모리(A.awamori)로 이루어지는 군으로부터 선택된 미생물 균주’라고 한정하고,이 사건 제3항 발명에서 인용하고 있는 청구항이 ‘제1항 또는
제2항’이었던 것을 ‘제1항’만을 인용하도록 정정한 것으로,이 사건 제3항 보정발명은 인용하고 있는 제1항의 정정으로 인하여 이 사건 제1항 보정발명과 마찬가지로 아스퍼질러스속 미생물 균주의 종류를 위 5종의 균주로 한정하고 있는 것이고,이 사건 제4항 보정발명은 이 사건 제3항 보정발명의 종속항이므로 이 사건 제3항 보정발명과 마찬가지로 아스퍼질러스속 미생물 균주의 종류를 위 5종의 균주로 한정하고 있는 것인바,결국 위 재심사청구 보정은 이 사건 제1항,제3항 및 제4항 발명의 발효미생물의 종류를 위 5종의 균주로 한정함으로써 그 기술적 범위를 감축하는 경우에 해당하는 것이다. 그러나,위 재심사청구 보정에 의한 이 사건 제1항 보정발명과 이 사건 제2항 보정발명은 결국 동일한 내용을 청구하고 있는 것이어서,발명의 성질에 따라 적절한 수의 청구항으로 기재되어 있지 않은 새로운 거절이유가 발생하게 된 것이라 하겠으므로,위 재심사청구 보정에 대한 보정각하결정은 정당한 것이다.
나.원결정의 적법 여부
위 3.가.에서 살펴본 바와 같이 이 사건 재심사청구 보정에 대한 보정각하결정은 적법한 것이므로, 2011.7.29.자 보정서의 특허청구범위를 대상으로 원결정이 적법한 것인지를 살펴본다.
(1)이 사건 제1항 발명의 진보성 여부
㈎ 기술분야 및 목적 대비
이 사건 제1항 발명은 인체 피부 노화 방지용 화장료 조성물에 관한 것으로(식별번호[0001]),피부에 비자극성이고 안전하며,항산화 효과와 세포 증식을 통한 세포 활성 효과,콜라겐 합성 증진 및 티로시나제 활성 저해 효과가 우수한 신규한 피부 노화방지용 화장료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다(식별번호 [0007]). 이에 대하여 인용발명은 주름개선용 화장료 조성물에 관한 것으로(식별번호 [0001]), 피부에 안전하면서도 콜라겐 합성 촉진 효과가 우수하여 피부 주름 개선 효과 및 상처치유 효과와 그 효과의 지속성이 뛰어난 주름개선용 화장료 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다(식별번호 [0010]).
이 사건 제1항 발명과 인용발명을 대비해 보면,이 사건 제1항 발명의 화장료 조성물의 용도인 ‘피부 노화 방지’의 개념에는 인용발명의 화장료 조성물이 가지는 ‘주름개선’용도 이외에 피부세포 활성화,미백 등의 다른 용도도 포함된다는 점에서 양 발명은 기술분야에 차이점이 있는 것이며,이 사건 제1항 발명에서 제공하고자 하는 화장료 조성물은 인용발명에서 제공하려고 하는 화장료 조성물이 나타내는 콜라겐 합성 증진 효과 이외에도 항산화 효과,세포 활성 효과 및 티로시나제 활성 저해 효과를 나타낸다는 점에서 양 발명은 목적에 차이가 있는 것이다.
㈏ 구성 대비
이 사건 제1항 발명은 ‘저령,신곡,호두,동충하초 및 침향으로 이루어지는 군으로부터 1종 이상 선택되는 생약재료에 아스퍼질러스속의 미생물 균주를 접종시켜 발효를 수행한 후,발효액을 분리,여과한 것이 특징인 생약재 발효추출물’에 관한 것이고,인용발명에도 동충하초 등의 생약재에 발효미생물을 접종하여 발효시켜서 수득한 발효추출물이 개시되어 있어서(식별번호 [0012]~[0014]),양 발명은 동일한 발효대상 생약재를 발효미생물로 발효시켜 얻은 발효추출물에 관한 것이라는 점에서 구성에 공통점이 있으나,이 사건 제1항 발명은 ⓛ 발효추출물을 얻기 위해 ‘발효액을 분리,여과하는 과정’이 특정되어 있는 점과 ② 발효미생물의 종류가 ‘아스퍼질러스속 미생물’이라고 한정되어 있는 점에서 인용발명과 차이를 보이므로,이 점들에 관하여 차례대로 살펴본다. 살피건대,이 사건 제1항 발명에 기재된 발효액을 분리,여과하는 과정은 발효조(醱酵槽)로부터 발효추출물을 얻기 위해 통상의 기술자가 용이하게 채택할 수 있는 통상적인 과정에 불과한 것이라 하겠다.
다음으로 양 발명의 발효미생물을 대비해보면,이 사건 제1항 발명의 발효미생물은‘아스퍼질러스속 미생물’인데 비하여,인용발명에는 발효미생물로 효모,유산균,비피더스균,곰팡이가 사용될 수 있고,위 곰팡이로서 차가버섯,동충하초균류,송이버섯,상황버섯,영지버섯 등의 약용 버섯류를 사용할 수 있다고 기재되어 있을 뿐(식별번호[0013],[0014]및 [0027]),아스퍼질러스속 미생물은 개시되어 있지 않은 점에서 차이를 보인다.
그런데,이 사건 제1항 발명에서 사용된 ‘아스퍼질러스속 미생물’은 메주의 발효 등에 널리 이용되는 불완전 균류에 속하는 곰팡이인데 비해,인용발명에 개시된 발효미생물의 종류들 중 효모,유산균,비피더스균은 모두 곰팡이에 해당하지 않으며,인용발명에 발효미생물로 곰팡이도 사용될 수 있다는 기재가 있기는 하나,곰팡이의 예로 개시된 차가버섯,동충하초균류,송이버섯,상황버섯,영지버섯 등의 자낭균류 또는 담자균류에 속하는 약용 버섯류는 아스퍼질러스속 미생물과는 그 종류가 상이하여 발효미생물로서의 특성도 상이할 것이라고 봄이 합리적이고,실제로 뒤 3.나.(1)의 ㈐에서 살펴본 바와같이 이 사건 제1항 발명의 생약재를 아스퍼질러스속 미생물로 발효시켜 얻은 발효추출물이 인용발명의 약용 버섯류 발효추출물의 효과로부터 예상할 수 없는 효과를 나타내는 이상,통상의 기술자라 하더라도 인용발명에 발효미생물로 예시된 약용 버섯류에 관한 기재내용으로부터 이 사건 제1항 발명의 아스퍼질러스속 미생물을 용이하게 도출할 수는 없는 것이라 하겠다.
㈐ 효과 대비
이 사건 제1항 발명은 생약재의 발효미생물로 아스퍼질러스속 미생물을 사용함으로써 그 발효추출물이 섬유아세포 증식 효과,항산화 효과,티로시나제 활성 저해 효과 및 콜라겐 합성 증진 효과를 나타내었으므로(식별번호 [0024]~[0043]실험예 1~4참조), 위 발효추출물을 피부에 적용하면 피부의 세포 활성화,노화 방지,미백 및 주름개선 효과를 나타낼 수 있는 것이나(식별번호 [0009]),인용발명은 동충하초에 발효미생물로
효모,유산균,비피더스균,Paecilomyces속 곰팡이를 사용하여 콜라겐 합성 촉진 효과를 얻었고(12면 표 7참조),실시예 127의 감초 곰팡이 발효 추출물을 함유한 크림의 피부주름개선 효과를 확인하였을 뿐(식별번호 [0093]~[0097]및 표 19),이 사건 제1항 발명의 나머지 효과들인 세포 활성화,노화 방지 및 미백 효과에 대해서는 아무런 내용도 개시되어 있지 않으며,위 나머지 효과들이 인용발명의 구성으로부터 당연히 예상되는 효과라고 할 수도 없으므로,이 사건 제1항 발명의 효과는 인용발명에 비해 현저히 우수한 것이라 하겠다.
㈑ 원결정의 기타 이유에 관한 판단
원결정에서는 아스퍼질러스속 미생물이 인체에 무독성으로 오랜 기간 발효에 사용되어 왔으므로 통상의 기술자라면 인용발명의 발효미생물을 용이하게 아스퍼질러스속 미생물로 대체할 수 있다고 판단하였으나,앞서 3.나.(1)의 ㈏ 및 ㈐에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 아스퍼질러스속 미생물과 인용발명의 약용 버섯류 곰팡이는 분류학상으로 차이가 있고,아스퍼질러스속 미생물에 의한 발효추출물이 인용발명에 개시된 약용 버섯류 곰팡이에 의한 발효추출물로부터 예상할 수 없는 효과를 나타내는 이상,단지 아스퍼질러스속 미생물이 메주의 발효 등에 통상적으로 사용되어 온 곰팡이라는 이유만으로,인용발명에 개시된 약용 버섯류 곰팡이를 용이하게 아스퍼질러스속 미생물로 치환할 수 있다고 볼 수는 없는 것이므로,위 원결정의 판단은 수긍하기 어렵다.
㈒ 대비결과 종합
위에서 살펴본 바와 같이,이 사건 제1항 발명은 인용발명과 기술분야 및 목적에 차이점이 있고,기술구성도 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 도출할 수 없으며,그 효과도 인용발명에 비해 현저히 우수한 것이므로,인용발명에 의해 진보성이 부정될 수 없는 것이다.
(2)이 사건 제3항 및 제4항 발명의 진보성 여부
이 사건 제3항 발명은 ‘제1항 또는 제2항 기재의 생약재 발효추출물이 전체 화장료 조성물에 대하여 유효성분으로 0.01내지 50중량% 함유된 것을 특징으로 하는 피부 노화방지용 화장료 조성물’에 관한 것이고,이 사건 제4항 발명은 이 사건 제3항 발명의 종속항으로,상기 화장료 조성물이 스킨류,로션류,에센스류,크림류,팩류,파운데이션류 및 메이크업베이스류 중 선택된 어느 하나의 제형을 갖는 것이라고 한정한 것이나, 앞서 3.나.의 (1)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 인용발명에 대한 진보성이 인정되는 이상,더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 발효추출물을 필수구성요소로 포함하고 있는 이 사건 제3항 및 제4항 발명도 당연히 인용발명에 대한 진보성이 인정되는 것이다.
다.소결
이상 살펴본 바와 같이,이 사건 출원발명의 재심사청구 보정에 대한 보정각하결정은 적법한 것이지만,이 사건 제1항,제3항 및 제4항 발명의 진보성이 인용발명에 의해 부정된다는 이유로 거절한 원결정은 심사미진의 흠결이 있는 것이며,이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 있다.

4.결론
그러므로 원결정을 취소하고,이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.