특 허 심 판 원 제 6 부 심 결

심 판 번 호 : 2008원6250
사건의 표시 : 2007년 특허출원 제29946호 『신규한 성인용 정장 기능성 섬유음료』의 거절결정불복
청 구 인 : 천주희
              경기 동두천시 지행동 270-3 203동 1102호
              천요한
              서울 마포구 동교동 177-9
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 역삼동 669-17 예일패트빌딩(예일국제특허법률사무소)
원 결 정 : 2008. 5. 29.자 거절결정

주 문

원결정을 취소하고 이 건을 특허청 심사국에 환송한다.

청구의 취지

원결정은 이를 파기한다. 2007년 특허출원 제29946호는 이를 특허결정한다.

이 유

1. 기초사실
가. 절차경위
2007년 특허출원 제29946호 발명(이하 ‘이 건 출원발명’이라 한다.)은 2007. 3. 27. 출원되었고, 2008. 2. 27. 의견제출통지서가 통지되었으며, 2008. 3. 28. 명세서 등 보정서가 제출되었으나, 2008. 5. 29. 거절결정되었다. 이에 청구인은 2008. 6.27. 거절결정불복심판을 청구한 후, 2008. 7. 24. 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2008. 8. 27. 상기 명세서 등 보정서를 보정각하결정하고 원결정을 유지하였다.
나. 이 건 출원발명의 특허청구범위(2008. 3. 28. 명세서 등 보정서 반영)『청구항 1. 보리를 배소한 후 물로 추출하여 보리추출액을 제조하는 방법에 있어서, 겉보리를 180~220℃에서 20~40분간 배소하는 공정; 상기 배소된 겉보리를 300메쉬 크기로 분쇄하는 공정; 상기 겉보리 분쇄물에 동일 중량의 알칼리 이온수를 가하여 35~45℃에서 36시간동안 침지하는 공정; 겉보리 분쇄물의 2배 중량의 95℃ 알칼리 이온수로 30분간 열수추출하는 공정; 및 상기 열수추출물을 30℃로 냉각 후 여과하는 공정으로 구성되는 것을 특징으로 하는 강장 및 정장 기능성 음료 제조방법(이하 ‘이 건 제1항 출원발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭한다.).
청구항 2. 제1항에 기재한 방법에 의해 제조된 강장 및 정장 기능성 음료.』
다. 이 건 보정발명의 특허청구범위(2008. 7. 24. 명세서 등 보정서 반영)『청구항 1. 겉보리를 배소, 분쇄하고, 얻어진 겉보리 분말을 알칼리 이온수로 추출한 후, 추출액을 냉각 및 여과하여 수행되는 겉보리 음료의 제조방법에 있어서, 상기 겉보리 분말을 알칼리 이온수로 추출하는 단계가, 1차로 겉보리 분말을 동일 중량의 알칼리 이온수에 35~45℃에서 36시간 동안 침지하여 겉보리 조직세포에 알칼리 이온수가 흡수되도록 한 후, 2차로 상기 알칼리 이온수가 흡수된 겉보리 침지물을 2배 중량의 95℃ 알칼리 이온수로 30분간 열수추출하여 수행되는 것을 특징으로 하는 강장 및 정장 기능성 겉보리 음료의 제조방법(이하 ‘이 건 제1항 보정발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 칭한다.).
청구항 2. 제1항에 기재한 방법에 의해 제조된 강장 및 정장 기능성 겉보리 음료.』
라. 인용발명의 요지
(1) 국내특허공보 제90-5692호(1990. 8. 6. 공고, 이하 ‘인용발명 1’이라 한다.) 인용발명 1은 보리를 배소한 후 물을 첨가하여 보리 추출액을 추출하는 공정을 통해 유산균 음료를 제조하는 공정에 대해서 개시하고 있으며, 그 구체적인 구성은 ㉠70% 도정한 보리 원맥을 190~200℃의 회전 배소기에 넣어 약 37분간 구워내는 공정(이하 ‘배소단계’라 한다.), ㉡ 중량비 100~200배 정도의 물을 넣고 1~2시간 중탕하여 보리추출액을 제조하는 공정(이하 ‘추출단계’라 한다.), ㉢ 상기 보리추출액에 탈지분유와 포도당을 첨가하여 발효시킨 유산균 음료를 제조하는 공정으로 구분할 수 있다. (2) 국내공개특허공보 2006-8020호(2006. 1. 26. 공개, 이하 ‘인용발명 2’라 한다.) 인용발명 2는 인삼을 알칼리 이온수를 통해 처리하여 진세노사이드를 추출하는 공정에 대해서 개시하고 있으며, 그 구체적인 구성은 ⓐ 인삼을 중량비 5~100배의 알칼리 전해수로 50~80℃ 온도에서 처리하는 공정(이하 ‘전해수 처리 공정’이라 한다.),ⓑ 90~120℃ 온도에서 0.5~15 시간동안 증삼(蒸蔘)하여 제조하는 공정으로 구분할 수 있다.

2. 원결정, 보정각하결정 및 원결정유지 이유의 요지
원결정은, 보리를 배소하는 공정 및 추출하는 공정이 인용발명 1에, 알칼리 이온수를 통해 추출하는 공정이 인용발명 2에 각각 공지되어 있고, 각 공정에서 최적의 수치를 도출하는 것은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다.)가 과도한 노력을 들이지 않고도 통상의 창작능력을 발휘하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로 이 건 제1항 및 제2항 출원발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허받을 수 없다는 것이고, 심사전치 단계에서도 동일한 이유로 이 건 보정을 각하하고 원결정을 유지하였다.

3. 청구인의 주장 요지
이 건 출원발명은 겉보리를 알칼리 이온수로 처리한 보리음료를 제조하여 고혈압 또는 변비 예방 효과를 부여하는 것을 기술적 과제로 하고 있는 반면, 인용발명 1은 유산균 음료를 제조함에 있어 쌀보리 추출액을 사용하여 맛과 색상을 개선하고, 유산균의 생장을 증진시키기 위한 것을 기술적 과제로 하고 있어 기술적 과제가 상이하며, 인용발명 2는 인삼을 산성 또는 알칼리 이온수로 처리하여 인삼으로부터 미량 진세노사이드 성분을 보다 많이 생성시키는데 그 처리목적이 있어 적용 기술분야가 상이하고, 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성이 결여되어 있으므로 이 건 출원발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 도출해 낼 수 없는 것이다.

4. 판단
가. 이 건 보정각하결정이 적법한 것인지 여부
(1) 특허법 제47조 제2항은 거절결정에 대한 심판을 청구하고 그 심판의 청구일로부터 30일 이내에 할 수 있는 보정(이하 ‘심사전치보정’이라 한다.)은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다고 규정하고 있으며, 동법 제47조 제3항은 심사전치보정시 특허청구범위의 보정은 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 할 수 있다고 규정하고 있고, 동법 제47조 제4항은 심사전치보정시 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것과 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때 특허를 받을 수 있어야 한다고 규정하고 있으며, 동법 제174조에 의하여 심사전치에 준용되는 동법 제51조 제1항은 위 규정들에 위배되는 보정은 결정으로 각하하여야 한다고 규정하고 있다.
(2) 2008. 7. 24. 제출된 명세서 등 보정서를 살펴보면, 당초 거절결정시 이건 제1항 출원발명에서 상세하게 한정하고 있던 겉보리 배소 온도 및 시간, 분쇄 크기, 냉각온도의 조건들을 보정 후에는 삭제하여 보정후 특허청구범위가 보정 전에 비해 확장된 결과를 가져오게 되었고 이러한 형태의 보정은 특허법 제47조 제3항에 규정된 경우 중 어디에도 해당되지 아니하므로 심사관의 보정각하 이유인 독립특허요건에 대한 판단이 적법한지 여부에 대하여 자세히 살펴볼 필요없이 이 건 보정발명에 대한 보정각하결정은 정당하다.
나. 이 건 출원발명에 대한 원결정이 적법한 것인지 여부
위에서 본 바와 같이, 이 건 보정각하결정이 정당한 것이므로, 거절결정 당시의 특허청구범위를 채택하여 이 건 출원발명에 대한 원결정이 정당한 것인지를 살피기 위하여 먼저 이 건 제1항 출원발명이 인용발명에 비해 진보성이 있는지 여부를 살펴본다.
(1) 이 건 제1항 출원발명의 진보성 여부
(가) 기술분야 및 목적 대비
이 건 제1항 출원발명과 인용발명들은 모두 식품 제조방법에 관한 것이므로 그 기술분야는 동일하나, 이 건 제1항 출원발명은 보리음료의 제조방법을 제공하려는 목적을 갖는데 반하여, 인용발명 1은 보리를 이용한 유산균 발효음료의 제조방법을 제공하려는 목적을 갖고 있고, 인용발명 2는 인삼의 활성성분 중에서 진세노사이드의 함량을 높이는 제조방법을 제공하려는 목적을 갖고 있어 이 건 제1항 출원발명과 인용발명들은 그 구체적인 목적이 상이하다.
(나) 기술구성 대비
1) 이 건 제1항 출원발명인 기능성 음료 제조방법의 기술구성을 구성요소별로 나누어 보면, ① 겉보리를 180~220℃에서 20~40분간 배소하는 공정(이하 ‘배소단계’라 한다.), ② 상기 배소된 겉보리를 300메쉬 크기로 분쇄하는 공정(이하 ‘분쇄단계’라한다.), ③ 상기 겉보리 분쇄물에 동일 중량의 알칼리 이온수를 가하여 35~45℃에서 36시간동안 침지하는 공정(이하 ‘침지단계’라 한다.), ④ 겉보리 분쇄물의 2배 중량의 95℃ 알칼리 이온수로 30분간 열수추출하는 공정(이하 ‘열수추출단계’라 한다.), ⑤ 상기 열수추출물을 30℃로 냉각 후 여과하는 공정(이하 ‘냉각여과단계’라 한다.)으로 구분할 수 있다.
2) 이 건 제1항 출원발명의 배소단계는 인용발명 1의 배소단계와 대응되며, 온도 및 구워내는 시간이 인용발명 1에 개시된 범위를 포함하고 있어 대응되는 양 단계는 실질적으로 동일한 것이나, 이 건 제1항 출원발명의 분쇄단계, 침지단계 및 냉각 여과단계는 인용발명 1에 대응되는 단계가 없고, 이 건 제1항 출원발명의 열수추출단계는 인용발명 1의 추출단계에 대응되는데, 인용발명 1은 중량비 100~200배의 물을 넣고 중탕하여 추출액을 제조하는데 반해 이 건 제1항 출원발명은 2배 중량의 알칼리 이온수를 사용해서 추출해 내는 것이므로 양자는 추출용매 및 구성비에서 상이하여 이 건 제1항 출원발명은 인용발명 1과 구성에 있어 차이가 있다.
3) 이 건 제1항 출원발명은 알칼리 이온수를 이용해서 유효 성분을 추출해 내는 공정이라는 점에서는 인용발명 2와 공통점이 있으나, 이 건 제1항 출원발명과 인용발명 2는 대상물이 각각 보리와 인삼으로 상이하고, 이 건 제1항 출원발명의 침지 및 열수추출단계는 겉보리 분쇄물에 동일 중량의 알칼리 이온수를 가하여 오랜 시간 침지하여 겉보리 조직세포에 알칼리 이온수가 흡수되도록 한 후 2배 중량의 95℃ 알칼리 이온수로 30분간 열수 추출하는 과정을 거치는 것인데 반해, 인용발명 2에서 전해수 처리 공정은 추출 대상물인 인삼에 알칼리 전해수를 투입하여 감압 농축하는 공정이므로 처리대상 및 상세한 처리 공정이 상이하여 이 건 제1항 출원발명은 인용발명 2와 구성에 있어 차이가 있다.
4) 앞의 2) 및 3)항에서 살펴본 바와 같이, 인용발명 1 및 인용발명 2는 모두 이 건 제1항 출원발명과 구성에 차이가 있으며, 이 건 제1항 출원발명에 기재된 보리 추출물을 알칼리 이온수로 처리한 기능성 음료를 제조하는데 있어 인용발명 1의 보리추출액을 사용한 유산균 음료 제조방법에 인용발명 2의 인삼을 알칼리 이온수로 처리하는 방법을 결합할만한 어떠한 동기도 없으며, 양 기술을 단순히 결합한다고 하여도 이 건 제1항 출원발명의 알칼리 이온수를 이용해 2단계로 침지하여 추출하는 방법을 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없으므로 구성의 곤란성이 있다고 할 것이다.
(다) 효과 대비
이 건 제1항 출원발명은 겉보리를 알칼리 이온수로 처리한 보리음료를 제조한 결과 나타나는 혈압강하 및 정장작용 효과를 구체적인 수치와 함께 기재하고 있으나, 인용발명 1은 유산균 발효 음료에 특유의 향과 색을 부여하고 유산균 성장을 촉진하기 위해 보리를 사용하는 것이고, 인용발명 2는 인삼에서 유용한 성분인 진세노사이드의 함량을 증가시키기 위한 것이므로 이 건 제1항 출원발명은 인용발명 1 및 인용발명 2
로부터 예측할 수 없는 효과가 있다.
(라) 대비 결과
위에서 본 바와 같이 이 건 제1항 출원발명은 인용발명 1 및 인용발명 2와 목적이 다르고, 인용발명 1 및 인용발명 2에 비하여 구성의 곤란성이 인정되며, 인용발명 1 및 인용발명 2보다 현저한 효과가 있으므로, 통상의 기술자가 인용발명 1 및 인용발명 2로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이다.
(2) 이 건 제2항 출원발명의 진보성 여부
이 건 제2항 출원발명은 이 건 제1항 출원발명의 제조방법에 의해 제조된 기능성 음료인 바, 위에서 본 바와 같이 이 건 제1항 출원발명의 제조방법은 인용발명 1 및 인용발명 2에 비하여 진보성이 있고, 이 제법에 의해 제조된 기능성 음료는 인용발명 1의 유산균 음료와 인용발명 2의 인삼추출물과 차이가 있을 뿐 아니라, 인용발명 1 및 인용발명 2의 결과물로부터 예측할 수 없는 효과가 있으므로 진보성이 있는 것이다.
(3) 소결
따라서 이 건 출원발명은 인용발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명 할 수 없는 것임에도 불구하고, 이와 다르게 이 건 출원발명이 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 한 원결정은 심사 미진의 흠결이 있다.

5. 결론
그러므로 원결정을 취소하고, 이 건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.