특 허 심 판 원 제 10 부 심 결

심 판 번 호 : 2014원3456
사 건 표 시 : 2012년 특허출원 제123924호 『참외 양갱 및 그 제조방법』의 거절결정불복
청 구 인 : 남주현
              경북 성주군 월항면 장산3길 84
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 논현로 94길 13, 예일패트빌딩 예일국제특허법률사무소 (역삼동)
원 결 정 : 2014. 5. 1. 거절결정
심 결 일 : 2015. 2. 13.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

특허출원 10-2012-0123924호는 특허결정한다. 2014. 5. 1.자 거절결정을 취소하고 이를 다시 심사하게 하기 위하여 심사국으로 환송한다.

이 유

1. 기초 사실
2012년 특허출원 제123924호 발명(이하 ‘이 사건 출원발명’이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가. 절차의 경위
① 출원 : 2012. 11. 5.
② 의견제출통지 : 2013. 10. 30.
③ 거절결정(취소간주) : 2014. 2. 26.
④ 명세서 등 보정서(재심사) : 2014. 3. 31.
⑤ 보정각하결정 : 2014. 5. 1.
⑥ 거절결정 : 2014. 5. 1.
⑦ 거절결정불복심판청구 : 2014. 6. 5.
나. 거절결정 대상 특허청구범위(2012. 11. 5.자 출원명세서)
청구항 1. 참외 동결 건조 분말 및 추출액 제조 단계(이하 ‘구성 1’이라 한다); 한천 12g을 물 192g에 넣어 상온에서 불린 후 참외 추출액 8g을 넣어 가열하여 녹이는 단계(이하 ‘구성 2’라 한다); 팥앙금 192g과 설탕 50g을 넣어 끓인 후 참외분말 8g, 올리고당 20g, 소금 0.4g을 넣는 단계(이하 ‘구성 3’라 한다)를 포함하는 참외 양갱 제조 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
청구항 2. 제1항의 제조방법에 따라 제조된 참외 양갱.
다. 보정각하 대상 특허청구범위(2014. 3. 31.자 명세서 등 보정서에 의한 것으로, 밑줄친 부분이 보정된 부분이다.)
청구항 1. 참외 동결 건조 분말 및 추출액을 각각 별도로 제조하는 단계와 한천을 물과 함께 넣어 상온에서 불린 후 상기 단계에서 얻은 참외 추출액을 넣어 가열하여 녹이는 단계와 팥앙금과 설탕을 넣어 끓인 후 상기 단계에서 얻은 참외분말, 올리고당, 소금을 넣어 재차 끓이는 단계를 포함하는 것이 특징인 겔화된 참외 양갱의 제조 방법(이하 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
청구항 2. 제1항의 제조방법에 따라 제조된 참외 양갱.
라. 비교대상발명
(1) 비교대상발명 1
비교대상발명 1은 공개특허공보 제2012-112980호(2012. 10. 12. 공개)에 게재된 ‘항산화능이 우수한 양갱 및 그 제조방법’에 관한 것으로, 생리활성이 우수한 유용성분을 함유하고 항산화 활성을 나타내어 건강 증진 효과가 향상될 뿐 아니라 관능특성이 우수한 기능성 양갱 및 그 제조방법을 제공하는 그 목적으로 한다(식별번호 [0006] 참조). 비교대상발명 1에는 물과 한천을 혼합하여 15분 동안 교반하면서 끓이는 단계, 올리고당을 넣고 5분간 교반하면서 끓이는 단계, 팥앙금과 숙지황 농축액을 추가한 후 10분간 교반하면서 끓이는 단계, 틀에 넣고 24시간 냉각하여 성형하여 숙지황 양갱을 제조하는 방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 숙지황 양갱이 기재되어 있다(‘도 1’ 부분 참조).
(2) 비교대상발명 2
비교대상발명 2는 일본 공개특허공보 특개2011-193803(2011. 10. 6. 공개)에 게재된 ‘젤리 형태 식품’에 관한 것으로, 참외 등의 식품재료가 겔화물과 분리되지 않고 일체가 되어 절단되도록 식품 재료가 미리 연화 처리되어 있는 것을 특징으로 하는 젤리형태의 식품을 제공하는 것을 그 목적으로 한다(식별번호 [0010], [0011] 참조).
비교대상발명 2에는 식품재료와 겔화물이 일체가 되어 젤리 성형체를 이루는 젤리형태 식품은 상기 젤리 성형체를 임의의 위치에서 절단했을 때 참외 등의 식품재료가 겔화물과 분리되지 않고 일체가 되어 절단되도록 식품 재료가 미리 연화 처리된 것을 특징으로 하는 것임이 기재되어 있다(‘청구항 1, 2’ 부분, 식별번호 [0025] 참조).
마. 보정각하결정 및 원결정 이유의 요지
(1) 보정각하결정 이유의 요지
이 사건 제1항 보정발명은 보정 전 이 사건 제1항 발명의 구성 성분의 함량을 모두 삭제하는 보정을 하였으나, 이와 같은 보정은 특허법 제47조 제3항 각호 중 어디에도 해당되지 아니하는 것이므로, 특허법 제51조 제1항의 규정에 의거 그 보정을 각하한다.
(2) 원결정 이유의 요지
이 사건 제1항 발명은 참외 양갱 제조 방법에 관한 것이나, 비교대상발명 1에 숙지황 농축액 등의 생리활성이 우수한 유용성분을 함유하고 항산화 활성을 나타내어 건강 증진 효과가 향상될 뿐 아니라, 관능특성이 우수한 기능성 양갱 및 그 제조방법이 기재되어 있어, 참외, 숙지황 등의 기능성 성분, 한천, 팥 앙금, 올리고당 및 공지의 첨가물인 소금 등을 재료로 하여 양갱을 제조한다는 점에서 구성이 동일하고, 이 사건 제1항 발명에 기재된 각 재료 배합비의 수치한정에 특별한 기술적 의미나 임계적 의의를 발명의 상세한 설명에서 전혀 확인할 수 없으며, 다만 이 사건 제1항 발명에서 기능성 재료로 참외를 사용한 구성이 비교대상발명 1에 나타나 있지 아니한 점에서 차이가 있으나, 비교대상발명 2에 참외를 재료로 하는 젤리에 관한 구성이 개시되어 있어, 이를 비교대상발명 1의 구성에 적용하면 이 사건 제1항 발명이 도출될 수 있고, 그 효과도 특별히 상승효과가 나타난다고 볼 수 없다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 이 출원이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 상기 비교대상발명1 및 2에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항에 의거 특허 받을 수 없다.

2. 청구인 주장의 요지
가. 이 사건 제1항 발명의 수치를 삭제하는 보정은 명세서의 실시예 제1 공정 내지 제2 공정에 상세히 기재되어 있어 발명이 명료하고, 또한 수치를 이 사건 제1항 발명에서 삭제하였다고 하여 발명의 구성이 변경되는 것도 아니므로 특허법 제47제 제3항 각호의 어디에도 해당되지 않는다고 보정을 각하한 결정은 부당한 것이다.
나. 비교대상발명 1에는 참외 동결건조물과 참외 추출액의 제조공정이 개시되거나 암시된 바 없고, 비교대상발명 2 역시 참외 동결건조물과 참외 추출액의 제조공정이 개시되거나 암시된 바 없을 뿐만 아니라, 최종 목적물이 젤리 식품이어서 이 사건 제1항 발명의 참외 양갱과는 발명의 목적, 구성성분 및 제조공정이 상이하여 대비 대상이 될 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 비교대상발명 1 및 2의 결합에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.

3. 판단
가. 보정각하결정의 적법 여부
(1) 관련 규정
특허법 제67조의 2에 따른 재심사를 청구할 때의 보정에 관하여, 같은 법 제47조제2항은 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다고 규정하고 있고(이하 ‘보정요건 1’이라 한다), 같은 법 제47조제3항은 특허청구범위의 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를명확하게 하는 경우 및 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우에만 할 수 있다고 규정하고 있다(이하 ‘보정요건 2’라 한다). 나아가 특허법 제51조 제1항은 심사관은 위 규정들에 위배되는 보정이나, 그 보정(같은 법 제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외
한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있다(이하 ‘보정요건 3’이라 한다).
(2) 보정사항 정리 및 판단
2014. 3. 31. 보정의 내용을 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 “참외 동결 건조 분말 및 추출액 제조 단계; 한천 12g을 물 192g에 넣어 상온에서 불린 후 참외 추출액 8g을 넣어 가열하여 녹이는 단계; 팥 앙금 192g과 설탕 50g을 넣어 끓인 후 참외분말 8g, 올리고당 20g, 소금 0.4g을 넣는 단계를 포함하는 참외 양갱 제조 방법” 중 한천, 물, 참외 추출액, 팥 앙금, 설탕, 참외분말, 올리고당 및 소금의 밑줄 친 부분의 함량을 삭제한 것이다.
살피건대, 2014. 3. 31.자 보정사항은 이 사건 제1항 발명의 구성성분의 함량을 삭제함으로써 청구범위를 확장한 것이므로 이러한 특허청구범위의 보정은 위 보정요건 2에서 정하고 있는 요건들 중 어디에도 해당되지 않는 것이다.
(3) 검토결과
이상 살펴본바, 이 사건 제1항 발명의 보정은 보정요건 2를 충족하지 못한 것이므로, 2014. 3. 31.자 명세서 등 보정서를 각하한 2014. 5. 1.자 보정각하결정은 적법하다.
나. 원결정의 적법 여부
위의 ‘가. 보정각하결정의 적법성 여부’에서 살핀 바와 같이 보정각하결정은 적법하므로 보정 전의 이 사건 출원발명의 명세서로 돌아가 이하에서는 비교대상발명 1 및 2에 의해 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되는지 여부를 살핀다.
(1) 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부
(가) 기술분야 및 목적의 대비
이 사건 제1항 발명은 참외의 유용성분을 섭취할 수 있는 참외 양갱의 제조방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다(식별번호 [0011] 참조). 이와 대비되는 비교대상발명 1은 생리활성이 우수한 숙지황의 유용성분을 함유함으로써 항산화 활성 및 관능특성이 우수한 기능성 양갱의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 하고(식별번호 [0006] 참조), 비교대상발명 2는 식품재료가 겔화물과 분리되지않고 일체가 되어 절단되도록 식품재료가 미리 연화되고 처리된 젤리 형태 식품을 제공하는 것을 그 목적으로 한다(식별번호 [0011] 참조). 먼저 기술분야에 대하여 살피면, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 기능성 양갱의 제조에 관한 기술이라는 점에서 기술분야가 공통된다. 다음으로 목적에 대하여 살피면, 이 사건 제1항 발명은 참외의 유용성분을 섭취할 수 있는 참외 양갱을 제공하는 것을 그 목적으로 하는 반면, 비교대상발명 1은 생리활성이 우수한 숙지황의 유용성분을 함유하는 양갱을 제공하는 것을 목적으로 하고, 비교대상발명 2는 식품재료가 미리 연화되고 처리된 젤리 형태 식품을 제공하는 것을 목적으로 하고 있어, 이 사건 제1항 발명은 참외 양갱의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로하는 점에서 비교대상발명 1 및 2의 목적과 차이가 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 및 2에 비해 목적의 특이성이 있는 것이다.
(나) 구성의 대비
① 구성 1
구성 1은 ‘참외 동결 건조 분말 및 추출액 제조 단계’로 이는 비교대상발명 1의‘숙지황 400g에 물 4ℓ를 넣고 2시간 가열한 뒤 70브릭스가 될 때가지 농축하여 숙지황 농축액을 제조하는 단계’(식별번호 [0015] 참조) 및 비교대상발명 2의 ‘참외를 포함하는 식품 재료가 겔화물과 분리되지 않고 일체가 되어 절단되도록 식품재료를 미리 연화처리시켜 제조된 젤리 형태 식품’에 대응된다(식별번호 [0011], [0025] 참조) 대비하면 구성 1과 비교대상발명 1은 식품재료의 추출액을 제조하는 점에서 동일하다 할 것이나, 구성 1은 참외 동결 건조 분말 제조단계가 부가되고, 식품재료가 구성1은 참외인 반면, 비교대상발명 1은 숙지황인 점에서 차이가 있다.살피건대, 비교대상발명 1 및 2에는 ‘참외 동결 건조 분말 제조단계’에 대해 개시 또는 암시되어 있지 않고, 비교대상발명 1의 숙지황 추출물을 제조하는 단계에서 숙지황을 비교대상발명 2의 참외로 치환하는 것이 발명의 해결하고자 하는 과제 및 효과 등을 고려할 때 용이하다고 단정할 수는 없으므로, 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수 없다.
이와 관련하여 원결정은, 이 사건 제1항 발명의 기능성 재료로서 참외를 사용한 구성이 비교대상발명 1에 나타나 있지 아니하나, 비교대상발명 2에 참외를 재료로 하는 젤리에 관한 구성이 개시되어 있어, 이를 비교대상발명 1의 구성에 적용하면 이 사건 제1항 발명이 용이하게 도출 가능한 것이라 주장하므로, 이에 대해 살핀다. 먼저 양갱의 제조단계에 참외를 첨가하는 목적과 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서에 “일반적인 양갱 제조 공정과 달리 참외를 동결 건조한 분말 및 추출액을 첨가하여 참외의 각종 유용성분을 손쉽게 섭취할 수 있는 참외 양갱 및 이의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.”라고 기재되어 있어(식별번호 [0011] 참조), 이 사건 제1항 발명은 참외의 유용성분을 첨가하여 양갱을 제조하는 것을 목적으로 하는 것임을 알 수 있다.
그런데 비교대상발명 1에는 “시판되는 양갱을 살펴보면 팥양갱, 고구마양갱, 호박양갱, 딸기양갱, 녹차양갱, 녹차양갱, 매실양갱 등 종류가 다양하다.”라고 기재되어 있고(식별번호 [0002] 참조), 숙지황 농축액을 함유하는 양갱 및 그 제조방법에 대해 기재되어 있다.
또한 비교대상발명 2에는 야채류, 해초류, 곡류, 전분 종류, 콩류, 종실류, 과실류, 버섯류 등의 식품 재료가 겔화물과 분리되지 않고 일체가 되어 절단되도록 식품재료를 미리 연화처리하여 제조된 젤리 형태 식품에 식품 재료로서 수 많은 재료 중 한 예로서 참외가 이용될 수 있다고 기재되어 있다(식별번호 [0011], [0025] 참조).
보건대, 비교대상발명 1은 숙지황 농축액을 함유하는 양갱을 제공하는 목적으로하는 있으나, 비교대상발명 2는 식품재료를 미리 연화처리 된 젤리 형태 식품을 제공하는 것을 목적으로 하고 있어, 양 발명이 서로 해결하고자 하는 과제가 다를 뿐만 아니라 그에 따른 작용효과도 차이가 있으므로, 비교대상발명 1과 2를 결합할 만한 충분한 동기가 있다고 할 수는 없다.
따라서 비교대상발명 2의 참외를 재료로 하는 젤리에 관한 구성을 비교대상발명1의 구성에 적용함으로써 이 사건 제1항 발명이 용이하게 도출 가능하다는 취지의 원결정은 이유 없다.
② 구성 2
구성 2는 ‘한천 12g을 물 192g에 넣어 상온에서 불린 후 참외 추출액 8g을 넣어 가열하여 녹이는 단계’로 이는 비교대상발명 1의 ‘한천과 물을 15분간 교반하면서 끓인후 올리고당을 추가하여 5분간 더 끓인 후 팥앙금과 숙지황 농축액을 추가하여 10분간 교반하면서 끓이는 단계’에 대응된다(’도 1‘ 부분 참조).
대비하면, 양 대응구성은 한천에 물을 넣고 가열하여 끓이는 점에서 구성이 동일한 것이나, 구성 2는 각 성분들의 함량을 수치한정하고 있고, 참외 추출액을 추가적으로 포함하는 점에서 차이가 있다.
먼저 각 성분들의 함량에 대한 수치한정과 관련하여, 이 사건 출원발명의 명세서에 “참외 동결건조 분말은 참외를 깨끗한 물로 수세하여 이물질을 제거한 다음 참외의 태좌 부분을 제거한 후 동결건조기(ILSHIN Co. Ltd. FD-5508)를 이용하여 -40℃, 5mTorr에서 72시간 동결 건조하여 참외 동결건조 분말을 완성하였다. 참외 추출액은 참외를 깨끗한 물로 수세하여 이물질을 제거한 다음 2cm 이내로 잘게 세절하여 100g에 대하여 물 1000ml을 열수추출기에 넣고 95℃로 3시간 동안 추출하여 참외 추출액을 완성하였다. 한천 12g을 물 192g에 넣어 상온에서 15분간 불린 후 참외 추출액 8g을 넣어 나무주걱으로 저으면서 중불에서 가열하여 완전히 녹인다. 그 후 팥앙금 192g과 설탕 50g을 넣어 나무주걱으로 저으면서 15분 정도 중불에서 끓인 후 참외분말 8g, 올리고당 20g, 소금 0.4g을 넣고 다시 5분간 끓인 다음 사각 스테인리스스틸 용기에 부어 1시간동안 상온에서 겔화한 후 일정한 크기로 잘라 참외 양갱을 완성하였다.”(식별번호[0020], [0021], [0023] 참조)라고 기재되어 있어, 구체적인 실시예를 통해 각 성분들의 함량을 수치한정하고 있을 뿐, 수치한정에 따른 기술적 의의를 인정할 만한 기재는 확인할 수 없다.
그러므로 위 수치한정은 비교대상발명 1의 양갱의 제조단계에서 첨가되는 성분들의 함량을 최적화한 정도에 지나지 않은 것으로서 비교대상발명 1의 대응구성에 비해 곤란성이 있는 것이라 할 수는 없다.
다음으로 참외 추출액을 추가적으로 포함하는 구성과 관련해서는 위 ‘① 구성 1’에서 살핀 바와 같이 양갱의 제조단계에서 참외 추출액 및 참외 분말의 제조단계가 기술적 의의가 있는 것이라 할 것이므로, 참외 추출액을 추가하는 구성 역시 비교대상발명 1에 비해 곤란성이 있는 것이라 할 것이다.
따라서 구성 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수는 없다.
③ 구성 3
구성 3은 ‘팥앙금 192g과 설탕 50g을 넣어 끓인 후 참외분말 8g, 올리고당 20g, 소금 0.4g을 넣는 단계’로 이는 비교대상발명 1의 ‘올리고당, 팥앙금과 숙지황 농축액을 추가’하는 구성에 대응된다(’도 1‘ 부분 참조). 대비하면, 양 대응구성은 팥앙금 및 올리고당을 추가하는 점에서 구성이 동일하고, 다만 구성 3은 추가되는 각 성분들의 함량에 대한 수치범위와 참외분말, 설탕 및 소금을 추가적으로 포함하는 점에서 비교대상발명 1의 대응구성과 차이가 있다. 살피건대, 구성 3의 각 성분들의 함량에 대한 수치범위의 한정은 위 ‘구성 ②’에서 이미 살핀 바 있고, 설탕은 양갱의 단맛을 강화하기 위해 부가되는 구성으로서 비교대상발명 1의 올리고당 역시 단맛을 강화하기 위해 식품에 이용되는 성분이므로 설탕과 균등한 구성이라 할 수 있으며, 소금 성분은 식품에 일반적으로 이용되는 조미성분이므로 통상의 기술자가 필요에 따라 추가할 수 있는 성분이라 할 수 있다. 끝으로 참외분말을 추가하는 구성과 관련해서는 위 ‘① 구성 1’에서 살핀 바와 같이 양갱의 제조단계에서 참외 추출액 및 참외 분말의 제조단계가 기술적 의의가 있는 구성이라 할 것이므로, 참외 분말을 추가하는 구성 역시 비교대상발명 1에 비해 곤란성이 있는 것이라 할 것이다. 따라서 구성 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수는 없다.
④ 구성 대비 정리
정리하면, 이 사건 제1항 발명의 구성 1은 비교대상발명 1 및 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수 없고, 구성 2 및 3은 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라 할 수 없다.
(다) 효과의 대비
이 사건 제1항 발명의 효과에 대해 이 사건 출원발명의 명세서에는 “본 발명에서 제공하는 참외 양갱 및 그 제조방법은 일반적인 양갱 제조공정에 참외 동결건조 분말 및 추출액을 첨가하여 참외의 유효성분을 손쉽게 섭취할 수 있는 양갱을 개발함으로써 양갱의 맛, 향, 기능성, 조직감을 향상시킨 참외 양갱을 제공하는 것을 특징으로 하며 다른 과자류에 비해 소비가 적은 양갱의 소비증진에 기여할 것으로 예상된다. 본 발명 참외 양갱은 국민 건강 증진에 기여할 수 있으며, 참외 동결분말 및 추출액을 사용함으로 참외 재배 농가의 안정적 매출에 기여할 수 있는 매우 유용한 발명이다.”라고 기재되어 있어(식별번호 [0013], [0014] 참조), 이 사건 제1항 발명은 참외의 유효성분을 손쉽게 섭취할 수 있는 양갱을 개발함으로써 양갱의 맛, 향, 기능성, 조직감을 향상시킨 참외 양갱을 제공하는 효과가 있는 것임을 알 수 있다.
이와 대비되는 비교대상발명 1은 약성과 항산화성이 우수하지만 특유의 쓴맛과 이를 활용한 조리법이 제한되어 용이하게 섭취하기 어려웠던 숙지황 농축액을 양갱에 추가하여 기호식품으로 용이하게 섭취할 수 있는 효과가 있는 것이고(식별번호 [0010]참조), 비교대상발명 2는 식품재료를 연화처리하여 식품재료와 겔화물이 일체가 되어 젤리 성형체를 이루는 젤리 형태 식품을 임의의 위치에서 절단할 때 식품 재료는 겔화물과 분리되지 않고 일체가 되어 절단되는 효과가 있는 것이다(식별번호 [0015] 참조).
대비하면, 이 사건 제1항 발명의 ‘참외의 유효성분을 손쉽게 섭취할 수 있는 맛, 향, 기능성, 조직감을 향상시킨 참외 양갱을 제공하는 효과’는 비교대상발명 1 및 2에는 개시되거나 시사되어 있지 않고, 위 ‘(나) ① 구성 1’에서 살핀 바와 같이 비교대상발명1 및 2를 결합할 만한 충분한 동기가 있다 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 및 2에 비해 그 효과가 이질적인 것이라 할 수 있다.
(라) 대비 결과
이와 같이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 그 기술분야가 동일하나, 비교대상발명 1 및 2에 비해 목적의 특이성이 있으며, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 이 사건 제1항 발명의 구성을 도출하는데 곤란성이 있을 뿐만 아니라, 그 효과도 이질적이라 할 수 있다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 및 2로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이므로, 그 진보성이 부정되지 않는다.
(2) 이 사건 제2항 발명의 진보성이 부정되는지 여부
이 사건 제2항 발명은 제1항 발명의 제조방법에 따라 제조된 참외 양갱에 관한것인바, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성성분을 모두 포함하는 물건에 관한 발명이므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상, 당연히 이 사건 제2항 발명도 진보성이 부정되지 않는다.
(3) 소결
따라서 이 사건 출원발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 아니하는 것이므로, 이 사건 출원발명을 거절한 원결정은 심사미진의 흠결이 있다.

4. 결론
그러므로 원결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.