특 허 심 판 원 제 6 부 심 결

심 판 번 호 : 2012원5034
사 건 표 시 : 2008년 특허출원 제98327호 『감태 유래 플로로글루시놀중합체 화합물을 함유하는 ＨＩＶ-1저해용 약학적 조성물』의 거절결정불복
청 구 인 : 부경대학교 산학협력단
              부산 남구 신선로 365(용당동,부경대학교)
대 리 인 : 변리사 이덕록
              서울 강남구 논현로94길 13,예일패트빌딩 예일국제특허법률사무소 (역삼동)
원 결 정 : 2012.4.25.거절결정
심 결 일 : 2012.12.5.

주 문

원결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.

청 구 취 지

원결정을 취소한다.특허출원 제10-2008-0098327호는 특허결정한다.

이 유

1.기초 사실
2008년 특허출원 제98327호(이하 '이 사건 출원발명'이라 한다)에 대한 이 사건 거절결정불복심판의 청구 경위 등을 살펴보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가.청구 경위
① 출원 :2008.10.7.
② 의견제출통지 :2011.8.10.
③ 의견서 :2011.11.10.
④ 거절결정 :2012.4.25.
⑤ 거절결정불복심판 청구 및 명세서 등 보정 :2012.5.25.
⑥ 원결정 유지 :2012.7.24.
나.이 사건 출원발명의 특허청구범위(2012.5.25.보정된 것)
청구항 1.하기 화학식 Ⅰ의 플로로글루시놀중합체 화합물 6,6'-비엑콜을 유효성분으로 함유함을 특징으로 하는 HIV-1저해용 약학적 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
<화학식 Ⅰ>
다.인용발명들의 요지
(1)인용발명 1의 요지(주요 도면은 [별지 1]과 같다)
인용발명 1은 2004년 발행된 Biologicaland PharmaceuticalBulletin,제27권,제 544~547면에 게재된 학술논문으로,감태(Eckloniacava)추출물 중 인간 면역결핍 바이러스-1(human immunodeficiency virus-1,이하 ’HIV-1‘이라 한다)역전사효소 억제 활성을 보이는 분획으로부터 4종의 플로로탄닌(phlorotannin)유도체 화합물들,즉 엑콜(Eckol,화합물 1),8,8‘-비엑콜(8,8‘-Bieckol,화합물 2),8,4’‘’-디엑콜(8,4‘’‘-Dieckol,화합물3),플로로푸코푸로엑콜 A(phlorofucofuroeckolA,화합물 4)를 분리하였으며(도 1 참조),이들의 HIV-1역전사효소 및 프로테아제 억제 활성을 측정해 본 결과,화합물 2와 3은 HIV-1역전사효소 및 프로테아제에 대하여 강한 억제 활성을 보였으나,화합물 1과 4는 위 효소들에 대한 억제 활성을 보이지 않았는바,이러한 실험결과는 위 감태 추출물 분획의 억제 활성이 화합물 2및 3으로 인한 것임을 시사한다는 기재가 있다(546면 좌측 컬럼 9행 내지 우측 컬럼 13행).
(2)인용발명 2의 요지(주요 도면은 [별지 2]와 같다)
인용발명 2는 이 사건 출원발명의 출원일보다 약 4년 전인 2004년 1월에 이화여자대학교 대학원 식품영양학과에 제출된 ‘해조류의 채집시기․조리․가공방법에 따른 주요성분 및 생리활성 변화와 활성물질의 분리동정’이라는 제목의 박사학위 논문이다. 인용발명 2는 톳과 감태 추출물의 자유라디칼 소거능,지질 과산화 저해능,티로시나제 활성 저해효과,안지오텐신 전환 효소 활성 저해효과 등의 생리활성을 측정하고,조
리과정 중에 위 생리활성이 어떤 영향을 받는지를 살펴본 것으로,생리활성이 더 높았던 감태 추출물의 분획으로부터 5종의 플로로탄닌 화합물을 분리하였으며,위 5종의 화합물들은 각각 플로로글루시놀,엑콜,디엑콜,6,6‘-비엑콜,플로로푸코푸로엑콜 A로 확인되었다는 내용이 기재되어 있다(논문 개요 xvi면 1~10행,122면 1~11행 및 도 27,28참조)
라.원결정 이유의 요지
이 사건 제1항 발명은 화학식 I의 6,6‘-비엑콜을 함유하는 HIV-1저해용 약학 조성물에 관한 것이나,인용발명 1에 엑콜,8,8’-비엑콜,8,4‘’‘-디엑콜 등의 엑콜계 화합물이 HIV-1저해 효과를 가진다는 것이 개시되어 있어서,단지 6,6‘-비엑콜 화합물이 구체적으로 개시되지 않은 점에서 차이를 보이지만,인용발명 2에 감태 추출물로부터 분리된 플로로탄닌계 화합물에 엑콜,6,6‘-비엑콜 등이 포함된다는 것이 기재되어 있으므로,이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ’통상의 기술자‘라 한다)라면 인용발명 1에 기재된 엑콜계 화합물과 화학구조가 유사한 6,6‘-비엑콜 화합물이 HIV-1저해 활성을 나타내는지를 확인해 보는데 아무런 곤란함이 없으며,6,6‘-비엑콜 화합물이 인용발명 1의 8,8’-비엑콜,8,4‘’‘-디엑콜 화합물에 비해 현저히 우수한 HIV-1저해 효과를 나타낸다고 볼만한 근거도 없으므로,이 사건 제1항 발명은 인용발명 1,2의 조합에 의해 진보성이 부정되어 특허받을 수 없다.

2.청구인 주장의 요지
이 사건 제1항 발명은 감태와 무관하게 화학식 1의 공지된 6,6‘-비엑콜 화합물의 신규한 용도를 찾아낸 발명에 해당하므로 인용발명 1,2의 조합에 의해 진보성이 부정될 수 없다.

3.판단
가.이 사건 제1항 발명의 진보성 여부
(1)이 사건 제1항 발명과 인용발명 1,2의 대비
이 사건 제1항 발명은 ‘화학식 I의 6,6'-비엑콜을 함유하는 HIV-1저해용 약학적 조성물’에 관한 것으로,유효성분인 ‘6,6'-비엑콜’의 ‘HIV-1저해 용도’를 청구하는 의약용도 발명에 해당하는 것이며,인용발명 1에는 8,8‘-비엑콜 및 8,4’‘’-디엑콜 화합물이 HIV-1 역전사효소 억제 활성을 통해서 HIV-1저해 효과를 나타낸다는 내용이 개시되어 있는바(545면 좌측 컬럼 밑에서 2~3행),이 사건 제1항 발명과 인용발명 1은 엑콜계 화합물의 HIV-1저해 용도에 관한 것이라는 점에서 공통점이 있으나,이 사건 제1항 발명의 유효성분은 ‘6,6'-비엑콜’화합물인데 비해,인용발명 1의 유효성분은 ‘8,8‘-비엑콜 및 8,4’‘’-디엑콜‘화합물이라는 점에서 차이를 보이며,또한 인용발명 2에는 감태 추출물로부터 분리․동정된 엑콜계 화합물 중의 하나로서 6,6'-비엑콜 화합물이 개시되어 있기는 하나,인용발명 2의 엑콜계 화합물들은 항산화 활성,피부 노화와 식품의 갈변을 방지할 수 있는 티로시나제 저해 활성 및 고혈압 억제 활성을 나타내는 활성성분으로서 분리된 것이라는 점에서 이 사건 제1항 발명과 그 용도에서 차이를 보인다.
따라서,이하에서는 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 조합으로부터 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있는 것인지를 살펴본다. 살피건대,이 사건 제1항 발명의 6,6‘-비엑콜 화합물의 HIV-1저해 용도와 인용발명 2에 감태 추출물 분획으로부터 분리․동정된 6,6‘-비엑콜이 갖고 있다고 기재된 항산화 활성,피부 노화와 식품의 갈변을 방지할 수 있는 티로시나제 저해 활성 및 고혈압 억제 활성은 서로 관련되어 있다고 볼 수 없는 별개의 용도에 해당하므로,인용발명 2에 개시된 6,6‘-비엑콜 화합물이 엑콜계 화합물에 속한다는 이유만으로 통상의 기술자가 6,6‘-비엑콜 화합물이 인용발명 1에 개시된 8,8‘-비엑콜 및 8,4’‘’-디엑콜 화합물과 마찬가지로 HIV-1저해 활성을 나타낼 것이라고 용이하게 예상할 수는 없는 것이라 하겠다.
이 점은,인용발명 1의 화합물 1,4는 엑콜계 화합물임에도 불구하고 HIV-1저해 활성을 나타내지 않는다는 점(545면,좌측 컬럼 밑에서 1행 내지 우측 컬럼 1행 및 표 1참조)및 이 사건 제1항 발명의 6,6‘-비엑콜 화합물에서 엑콜 단량체들이 결합한 위치와 인용발명 1의 8,8‘-비엑콜 또는 8,4’‘’-디엑콜 화합물에서 엑콜 단량체들이 결합한 위치가 상이하여 6,6‘-비엑콜과 8,8‘-비엑콜(또는 8,4’‘’-디엑콜)의 엑콜 이량체 분자 전체로서의 골격 구조가 상이하다는 점을 고려해 볼 때,더욱 그러하다.
결국,이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1,2의 조합으로부터 용이하게 도출할 수 없는 것이라 하겠다.
(2)원결정의 이유에 관한 판단
원결정에서는 이 사건 제1항 발명의 6,6‘-비엑콜 화합물은 인용발명 1에 기재된 엑콜계 화합물과 화학구조가 유사하므로,통상의 기술자가 6,6‘-비엑콜 화합물이 HIV-1저해활성을 나타내는지를 확인해 보는데 아무런 곤란함이 없다고 판단하였으나,앞서 3.가.의 (1)에서 살펴본 바와 같이,6,6‘-비엑콜 화합물이 엑콜계 화합물에 속한다는 이유만으로 통상의 기술자가 감태 추출물 중 항산화 활성,티로시나제 저해 활성 및 고혈압 억제 활성을 나타내는 분획으로부터 분리․동정해 낸 6,6‘-비엑콜 화합물도 HIV-1 저해활성을 나타낼 것이라고 용이하게 예상할 수는 없는 것이라 하겠으므로,위 원결정의 판단은 수긍하기 어렵다.
나.소결
이상 살펴본 바와 같이,이 사건 제1항 발명은 인용발명 1,2의 조합에 의해 진보성이 부정되지 아니하므로,이 사건 출원발명이 진보성이 없는 것이어서 특허받을 수 없다고 한 원결정은 심사미진의 흠결이 있는 것이며,이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 있다.

4.결론
그러므로 원결정을 취소하고,이 사건을 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.